El suspenso de fondo del artículo 5.1.b ) y c)

En bastantes más ocasiones de las que nos gustaría, sobre todo si no se hace una labor previa de constatación de viabilidad de tu marca, la OEPM puede dejar el registro de un signo distintivo en suspenso de fondo por existir motivos absolutos de denegación. 

Los motivos por los cuales la OEPM puede dejar tu marca en suspenso son de lo más variopintas, pero las más habitulaes son las basadas en las prohibiciones absolutas de los epígrafes b) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas.

El apartado B) dispone que no se podrán registrar aquellos signo

Que carezcan de carácter distintivo

Mientras que el epígrafe C) dice que no podrán registrarse como marcas aquellos signos

Que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

Si la OEPM te envía un acuerdo de suspensión de fondo basado en cualquiera de estos dos motivos, o en los dos, debes saber que no todo está perdido, no estamos hablando de una denegación.  

En este post te doy tres posibles soluciones a este problema.

Presentar un logotipo

Lo más normal es que cuando la OEPM te indica que tu marca carece de caracter distintivo es porque esta es denominativa. ¡Ojo! esto no quiere decir que los signos deban ser necesariamente figurativas. Significa que si tu marca está compuesta por una o varias palabras genéricas sin más cabe la posibilidad que no se pueda llegar a asociar la marca a una empresa, lo cual es el principal objetivo de una marca.

La solución a este problema es sencilla, pero fastidiada: habría que incorporar un logotipo a la marca. Digo que la solución es desagradable, porque a esta alturas ya no podrás modificar la marca, sino que tendrás que presentar una nueva solicitud, lo que supone tener que abonar de nuevo la tasa.

Formular alegaciones

La segunda de las opciones es, directamente, formular alegaciones dentro del plazo que se te indicará (un mes). La razón de ser de esta posibilidad es que, a lo mejor, el examinador no ha terminado de comprender tu marca y es necesario que expliques el porqué de la denominación de tu signo.

Por lo general, esta segunda opción, si bien puede llegar a buen puerto, según los casos, tiene una gran complejidad, ya que si hay que estar explicando por qué tu marca se denomina como se denomina, mal asunto. 

Distintividad adquirida por el uso

Esta tercera opción es muy interesante, aunque poco frecuente.

Supongamos que llevas usando una marca desde hace tiempo, pero que nunca la has registrado. El uso ha determinado que esté totalmente implantada en el mercado y goce de un cierto conocimiento por parte de los consumidores (no me refiero a tu marca sea renombrada, eso es otra historia).

Un buen día decides registra la marca, pero la OEPM acuerda el suspenso de fondo y te dice que no se puede registrar por cualquiera de los dos motivos que estamos tratando. 

En este punto lo que puedes hacer es encomendarte lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas, según el cual

No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo 

Lo que tendrás que hacer es aportar todas las pruebas de que dispongas con las que evidenciar que tu marca, efectivamente, se encuadra dentro de lo recogido en esta excepción.

Tres opciones para solucionar un mismo problema. Unas más sencillas que otras. Cada suspenso de fondo debe ser valorado de forma adecuada para ver que receta se aplica.

25 febrero, 2019

Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!

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