Las prohibiciones de registro de marcas

 

Conocer las prohibiciones de registro de marcas es un paso importante previo a la solicitud de registro. Saber si el signo que has elegido es susceptible de ser registrado es vital. Dicho de otra forma. Hay que saber si cumple con los requisitos que la Ley de Marcas establece para su concesión. Si inicias el proceso de registro y tu marca no cumple con la legislación podrías perder mucho tiempo y dinero en una acción baldía.

Introducción

Así pues, ¿se puede registrar cualquier marca? La respuesta es no, no es posible registrar cualquier marca.

Según la ley, pueden constituirse como marca:

• Las palabras o combinaciones de las mismas;

• Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras y sus combinaciones;

• Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación;

• Los sonoros

• La combinación de cualquiera de los anteriores.

Esto son, en definitiva, tipos de marcas básicos que hay que tener en cuenta a la hora de crearla. 

Para fijar qué no puede ser registrado existe una doble distinción entre prohibición absoluta y relativa.

La diferencia entre una y otra estriba en que la primera presenta un problema que choca contra los intereses públicos y, por tanto, imposibilita su registro; mientras que la segunda colisiona contra los derechos particulares de un tercero lo cual implica la falta de disponibilidad registral.

Dicho de otra forma. Las prohibiciones absolutas están planteadas para velar por la legalidad, de una forma u otra. En cambio, las relativas, tratan de proteger los derechos adquiridos por un tercer que ya tiene registrada su marca o nombre comercial. 

Prohibiciones de registro absolutas

La Ley de Marcas se encarga de enumerar qué prohibiciones tienen carácter absoluto:

• Los nombres genéricos.

• Los signos que describan los productos y servicios.

• Los indicadores de procedencia geográfica.

• Los que sean contrarios al orden público.

• Los signos engañosos.

• Los que empleen signos o emblemas nacionales, de las Comunidades Autónomas, provincias, entidades locales, etc, sin que exista autorización.

• Todos aquellos que no hayan sido autorizados por las autoridades locales.

• Los que se conviertan en habituales para designar productos o servicios.

• Los que no tengan carácter distintivo.

• Los que no sean capaces de diferencias por productos y servicios de una empresa de los de otra.

Sin embargo, cuando una marca carezca de carácter distintivo, haya devenido en usual para la designación de determinados productos o servicios o sean descriptivas y, por el uso que se haga de ellas, alcancen esa distinción sobre las demás, será válida.

Para que te hagas una idea. Un caso conocido de prohibición de registro absoluta que concluyó en denegación fue el que “padeció” el F.C Barcelona. El club presentó una solicitud de registro de un signo que representaba la silueta del escudo del equipo como marca comunitaria para distinguir determinados productos y servicios. En 2015, la OAMI denegó el registro por considerar que carecía de carácter distintivo.

Aunque la marca que se registre sea aceptada, si es dudosa siempre pesará sobre ella la posibilidad de que se inicie un proceso de nulidad. Digo siempre porque, como decía la semana pasada, la acción de nulidad es imprescriptible.

Prohibiciones de registro relativas

Las prohibiciones relativas velan por los derechos adquiridos por un tercero sobre un determinado signo distintivo. Para que una marca pueda ser registrada sin interferir en una preexistente habrá de evitar:

• Ser idéntica a una anterior que designe productos o servicios exactos.

• Evitar confusión en el público por asociar una marca con otra debido al parecido idéntico entre una marca y otra.

Para conseguir esto es bueno hacer previamente un estudio de las marcas que ya existen. De esta forma tendrás garantizado que no habrá problemas.

Aunque los productos y/o servicios no se parezcan en nada, no puede registrarse el signo posterior. De esta forma podría inducirse a error al público creando la imagen de conexión entre ambas marcas llegando a provocar el menoscabo de la primera si esta tuviese un carácter notorio y renombrado en el mercado.

Un signo goza de notoriedad o renombre cuando por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos. 

Hace relativamente poco salió a la luz un caso relacionado con una posible confusión entre marcas. Las implicadas fueron la start up Wallapop y la cadena de tiendas de deportes Wala. La antigua OAMI, ahora EUIPO, resolvió que ambas marcas son “visual y fonéticamente similares” y que pueden inducir a los consumidores a “creer que los productos provienen de la misma compañía o de empresas relacionadas económicamente”.

Tampoco se puede registrar como marcas:

• El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

• Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.

• El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación de la marca solicitada identifique a una persona distinta del solicitante.

A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.

Conclusión

La elección de una marca no es tarea fácil por lo que es preciso realizar una ardua labor de investigación a fin de evitar dar pasos en falso que te puedan llevar a un callejón sin salida.

A parte del diseño hay que tener en cuenta otros factores que son determinantes en la marca. Dado que el signo que elijas será el que de una forma u otra te represente debes escogerlo con profundo cuidado y mimo.

Las prohibiciones de registro hay que tenerlas muy presententes, aunque no hay que obsesionarse. Como siempre digo, lo mejor es diseñar la marca y, antes de iniciar el proceso de registro, asesorarse para verificar que todo está en orden. De esa forma tendrás la certeza de que el proceso de registro se llevará a cabo sin sobresaltos. 

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