Hasta hace no mucho, cuando alguien registraba una marca igual o parecida a la tuya y se te había pasado el plazo para formular oposiciones la forma de acabar con esa marca era instando la nulidad del registro de ese signo por medio de una demanda ante los juzgados de lo mercantil.
Sin embargo, esto cambió en enero de 2023.
En ese momento, entró en vigor una reforma de la Ley de Marcas que alteraba el proceso sacándolo de los tribunales e introduciéndolo en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es decir, se pasó de un proceso judicial a uno administrativo.
¿Qué es la acción de nulidad de marca?
Es un procedimiento, como decimos, administrativo que tiene por finalidad eliminar del registro de marcas un signo distintivo.
La razón para iniciar un proceso de esta naturaleza es sencilla. Si tienes una marca registrada y detectas que existe otra que también está protegida y que, además, es igual o parecida a la tuya, podría existir un riesgo de confusión entre ambos signos distintivos de cara al público. De manera que la manera de evitarlo y hacer valer tus derechos como titular de una marca registrada es ejerciendo la acción de nulidad de la marca.
Ventajas del proceso de nulidad
Lo más positivo que tiene este nuevo proceso de nulidad con respecto al anterior (judicial) son dos aspectos fundamentales.
Por una parte, la reducción de costes, ya que un proceso judicial requiere de la intervención de abogado y procurador con los gastos que ello conlleva. Es cierto que en el actual procedimiento administrativo de nulidad puedes contar con la asistencia de un abogado de marcas, lo cual es muy recomendable, pero huelga decir que el precio que habrás de pagar será inmensamente inferior.
Por otro lado, no podemos ignorar una cuestión que no es menor y es el indudable ahorro en tiempo. El proceso judicial, desde que se interpone la demanda hasta que obtienes una sentencia en primera instancia puede suponer un año o año y medio. En cambio, el proceso administrativo, si bien también supone unos cuantos meses, el plazo entre el inicio y la resolución es notablemente inferior.
Excepción a la nulidad administrativa
Si bien, la norma es iniciar el proceso de nulidad mediante una solicitud ante la OEPM, la Ley de Marcas contempla una excepción. Cuando alguien te demanda porque considera que tú has violados sus derechos de marca cabe la posibilidad de plantees una reconvención (que demandes a quién te ha demandado dentro del mismo proceso) solicitando que se anule la marca en base a la cual te han demandado a ti.
De esta forma estarás matando dos pájaros de un tiro. Al tiempo que te defiendes, atacas.
Causas de nulidad de marca
Hasta ahora, te he comentado cuál es el caso de nulidad más habitual (semejanza entre marcas), pero lo cierto es que hay tantas opciones como motivos para formular una oposición al registro de una marca.
Esto quiere decir que, si ves una marca que, por la razón que sea, te “chirría” y tiene encaje en alguna de las casuísticas que te puede ver en el enlace que te he dejado en el párrafo anterior, podrías promover la acción de nulidad.
Contenido de la solicitud
A la hora de redactar las alegaciones, es importante que encajes el artículo de la Ley de Marcas que más se ajusta a tu caso con tu situación y expongas los motivos por los cuales la marca contra la que vas debe ser anulada.
En este punto es conveniente acompañar el texto con algunas referencias jurisprudenciales, ya sea de los tribunales o de la propia OEPM para dotar de más consistencia a la solicitud.
Finalmente, un aspecto de gran importancia es que no bases la solicitud en apreciaciones subjetivas, ya que estas no tienen relevancia alguna a efectos legales.
Plazos
Para poder iniciar un proceso de nulidad, se deben contemplar dos escenarios, los cuales determinarán los plazos.
En primer lugar, si se trata de una nulidad basada en la existencia de un derecho previo (por decirlo de la forma más simple posible), el plazo sería de cinco años desde que se tuvo conocimiento de la existencia de la marca.
En segundo término, cuando hablamos de una nulidad al amparo de motivos absolutos; es decir, marcas que no pueden ser registradas por nadie por no ser protegibles, no existe plazo alguno. Es imprescriptible.
Como puedes ver, si se te pasa el plazo para formular una oposición no todo está perdido y es posible acabar con esa marca que podría suponer una amenaza para tu proyecto o negocio y puedes hacer de una forma relativamente rápida y a un precio bastante asequible.
Si necesitas ayuda o asesoramiento sobre este u otros temas, puedes contactar conmigo a través del formulario de contacto.
17 respuestas a “La acción de nulidad de marcas”
Hola José luis , me gustaría hacerte una pregunta . Hace 6 meses me concedieron una marca para fabricar un cosmético . Después de haber gastado mucho dinero en fabricación , aparece una empresa que se llama muy parecido a mi marca y que vende temas similares y me amenaza con instar un procedimiento de nulidad . Que debo hacer? En caso de que lo gane quien paga mis gastos de fabricación , tengo que parar mi fabricación y venta en el momento que inste el procedimiento la demandante? Gracias de antemano
Hola, tocayo.
El proceso de registro de una marca da la posibilidad de que terceros que se consideren agraviados por la solicitud de un signo similar al suyo se opongan a dicho registro. Esta empresa tendría que haberse opuesto. Como no lo ha hecho y la OEPM no ha hallado coincidencias relevantes te ha concedido la titularidad de la marca. Es decir, tu marca es plenamente válida.
Contestando a tu pregunta, podrían solicitar la nulidad de tu marca, pero para ello tienen que presentar una demanda y esta debe ser viable. No es tan fácil conseguir una nulidad. Se deben presentar unos argumentos muy sólidos y entre ellos la existencia de mala fe.
Si consiguieran la nulidad, en la misma demanda solicitarían la retirada del comercio de todo aquello producido que tenga la marca en cuestión.
En mi opinión (desconociendo el fondo del asunto) te recomendaría no ceder a la primera o a intimidaciones, porque puede que sus pretensiones no sena viables. Tu marca está correctamente registrada y por tanto puedes operar con ella con plena libertad. Creo que deberías seguir con la fabricación y ventas. Si en algún momento te demandansen habría que ver qué dice esa demanda y en función del contenido de la misma, oponerse a ella o llegar a un acuerdo.
En cualquier caso me tienes a tu disposición para lo que puedas necesitar.
Un saludo.
Buenas noches José Luis.
Tengo una marca registrada y lo solicité para una institución educativa.
Un tercero ha solicitado la Nulidad de mi Marca.
Su argumento principal es que se ha transgredido el art. 136 literal e) de la Decisión 486, al no haber encontrado la Autorización de la persona o de sus herederos para el uso del nombre de un personaje patriótico ya fallecido, en la solicitud de registro de marca.
En el momento del registro no figuraba como un requisito ni me solicitaron tal autorización para el procedimiento del registro de marca.
El punto es que la gran mayoría de instituciones educativas públicas y privadas han adoptado el nombre de nuestros héroes, incluso de personas religiosas y divinas.
¿Cómo puede, por ejemplo, Mariano Melgar autorizarme el uso de su nombre para mi institución educativa? El caso es que en la actualidad existen muchísimas personas que se llaman Mariano Melgar. Entonces de quién debo obtener la autorización para usar el nombre aludido.
Es posible que se pueda invocar el art. 14 de la Ley 27444 como un vicio no trascendente?
Mi pregunta es: procede la nulidad? Es absoluta o relativa? Si es absoluta es la cancelación total. Y si es relativa, cómo queda?
He demostrado que dicha marca la vengo usando como nombre comercial desde el año 1980. El registro en Indecopi fue el año 2014.
Gracias por tu atención.
Buenos días, Grimaldo.
La verdad es que desconzco la legislación en materia de marcas de allá, pero yo diría que se trataría de una prohibición relativa ya que, por lo que cuentas, tu marca es el nombre de una persona distinta de ti.
Por lo que veo quizá la solución pasaría por averiguar quiénes son los herederos de la persona que da nombre a su marca e iniciar negociaciones con ellos.
Siento no poder serte de gran ayuda.
Un saludo.
Buenas noches José Luis, le tengo una consulta hay una marca de una agrupación musical que nunca fue patentada, sin embargo un integrante quien tiene menos años en la agrupación lo patentó y me demandó por utilizar esa marca, por medio de lo cual le interpuse un proceso de nulidad lo cual me notificaron que mientras dure este proceso la demanda se suspende. Mi pregunta es, si durante este proceso puedo utilizar con normalidad la marca «el nombre» de la agrupación, que siempre he utilizado y la cual el publico me ha identificado.
Hola, Carlos.
Salvo que el juzgado diga lo contrario, podría seguir usando la marca.
Un saludo.
Hola José Luis, desde agosto de 2018 hice una página de Instagram (actualmente con más de 6000 seguidores)con la idea de registrar la marca para un negocio de comida para llevar, también tengo la de Twitter desde el 2018, la de Facebook desde Julio de 2020 y el canal de Youtube también, en Agosto de este año 2020 solicité el registro del nombre en la OEPM no estaba registrado, y resulta que por arte de magia este mes de septiembre veo que una persona anuncia la apertura de su tienda online y ha registrado el dominio.com con el nombre que llevo usando desde hace 2 años, mi pregunta es (he hecho un #whois y le dieron el .com el mes de julio pasado) ¿Me pueden digamos denunciar por ello, pese a no estar registrado el nombre en la OEPM? Aun cuando el nombre que estoy solicitando lo haya estado usando de manera exclusiva desde hace 2 años en redes sociales? Decir que ellos van a vender productos como jamones, quesos, etc y mi petición de registro es para comida para llevar, que obviamente no tiene nada que ver, espero su respuesta, un saludo.
Hola, Paco.
A priori parece ser un asunto con variasd aristas que habría que tratar de una forma un poco más detallada, pero, en principio, me inclino a pensar que la razón podría estar de tu lado, ya que ninguno de los dos tiene la marca registrada, pero tu la llevas utilizando desde hace más tiempo.
No obstante, me reafirmo en la necesidad de estudiar el caso con más cuidado.
Buen dia Jose Luis
Registre mi marca en junio del 2020, me la concedieron en diciembre y en febrero me dieron el registro de marca protegida, en marzo una empresa que se llama igual que mi marca, registro el nombre comercial e inicio procesos legales contra mi marca, la otra empresa lleva desde el 2012 desarrollando esa activiad.
Deseo saber que se puede hacer hay ya que la otra empresa tiene el nombre comercial por el uso, hay que reiterar que yo no tenia conocimiento de la otra empresa. ya que se realizo el estudio en la base de datos de registro de marca..
Ellos pueden hacer anular mi marca teniendo en cuenta, el tiempo que llevan desarollando la actividad comercial, el nombre comercial registrado.
¿Es una marca española?
Buen día Sr José Luis.
Es una marca colombiana.
La verdad es que no sabría decirle, ya que desconozco la legislación marcaria de Colombia.
Un post muy interesante. Muchas gracias por la ilustración. Saludos.
Hola, me han propuesto comprar una marca ya registrada, pero tengo una duda. En el caso de que solicitase un tercero la nulidad por mala fe del solicitante y le admitan la solicitud y anulen la marca ¿los costes los debería pagar yo como nuevo propietario de la marca o la persona que me la vende y fue la solicitante? Muchas gracias
Hola, Pedro.
La acción iría contra ti, ya que eres el propietario de la marca, pero eso no quita que luego puedas repetir contra quien te vendió la marca.
Un saludo.
Hola Jose Luis,
Al igual que otras consultas, he registrado una marca que aún no está concedida pero me ha llegado ya un mail de una empresa que ve similitud, apremiándome al abandono en un plazo de 9 días o se opone, mi duda es sobre si después pueden requerirnos las costas de la oposición en caso de ganar la misma.
Muy amable
Muchas gracias
Hola, Rocío.
Si se trata de una marca española, no hay costas. Simplemente conceden o deniegan la marca. En cambio, si es una marca europea sí se imponen las costas.
Un saludo.