Que una marca o nombre comercial haya sido concedido no significa que este registro sea realmente válido, ya que pueden haberse cometido errores que de una forma u otra te son perjudiciales.
Para solucionar este problema al que tu proyecto puede enfrentarse, la Ley de Marcas pone a tu disposición lo que se conoce como la acción de nulidad de marcas.
OBJETIVO
Esta acción tiene por fin dejar sin efecto un registro válidamente efectuado. ¿Cómo es esto?
Cuando se presenta una solicitud de registro de marca, durante los dos meses siguientes a la publicación de aquella en el BOPI cabe la posibilidad de que terceros que se consideran agraviados por esa solicitud presenten oposiciones dirigidas a lograr la denegación del signo.
La realidad es que no tienes por qué saber que se ha presentado una solicitud de registro que pueda ser contraria tus intereses (a no ser que la OEPM te avise de ello) y en consecuencia esos dos meses se te pueden pasar. Por ello es que la Ley de Marcas pone a tu disposición esta herramienta.
LA NULIDAD DE MARCAS
A diferencia de lo que ocurre en un proceso de oposición a una marca, que constituye un acto estrictamente administrativo, aquí, para obtener esa anulación, deberemos plantear la cuestión ante los juzgados de lo mercantil, luego necesitarás abogado y procurador.
En mi opinión, la judicialización del asunto está repleta de pros y contras. Quizá el mayor de los contras sea la gran dilatación en el tiempo, ya que el problema empieza, como te decía, en el juzgado de lo mercantil, pero puede continuar en la Audicia Provincial y Tribunal Supremo. Esto quiere decir que podrías tardar más de un año (y más de dos) en conseguir tus objetivos. Aunque no tiene porqué ser así necesariamente. Cada caso es único.
En el capítulo de los pros, si tu caso es relativamente claro el éxito está casi garantizado.
En cuanto a las causas de oposición te voy a remitir al artículo sobre las causas de oposición al registro de una marca que para el caso son las mismas.
Como habrás concluido, la acción de nulidad de marcas es como el clásico proceso de oposición ante la OEPM, pero en sede judicial y con las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto al fondo, es lo mismo.
EFECTOS
Como decía al principio, la declaración de nulidad de marcas tiene como principal efecto dejar sin validez la marca desde el principio. Es decir, a todos los efectos la marca nunca existió con todo lo que ello implica.
Aquí hay que tener en cuenta un hecho importante, y es que cuando el titular de la marca anulada haya actuado de mala fe, quien haya promovido la acción de nulidad puede solicitar ser indemnizado (si se da el caso).
Sin embargo, la declaración de nulidad, que tiene efectos retroactivos hasta el momento en que fue presentada la solicitud de registro de marca, no afecta en dos casos:
- Cuando antes de la declaración de nulidad se hubiera dictado una sentencia por violación de derechos de marca, ya hubiera sido ejecutada y adquirido el carácter de cosa juzgada.
- Cuando, en relación con la marca anulada, hubiera contratos concluidos y ejecutados. Aquí cabrá a posibilidad de reclamar cantidades abonadas en virtud del contrato de que se trate.
Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!
Hola José luis , me gustaría hacerte una pregunta . Hace 6 meses me concedieron una marca para fabricar un cosmético . Después de haber gastado mucho dinero en fabricación , aparece una empresa que se llama muy parecido a mi marca y que vende temas similares y me amenaza con instar un procedimiento de nulidad . Que debo hacer? En caso de que lo gane quien paga mis gastos de fabricación , tengo que parar mi fabricación y venta en el momento que inste el procedimiento la demandante? Gracias de antemano
Hola, tocayo.
El proceso de registro de una marca da la posibilidad de que terceros que se consideren agraviados por la solicitud de un signo similar al suyo se opongan a dicho registro. Esta empresa tendría que haberse opuesto. Como no lo ha hecho y la OEPM no ha hallado coincidencias relevantes te ha concedido la titularidad de la marca. Es decir, tu marca es plenamente válida.
Contestando a tu pregunta, podrían solicitar la nulidad de tu marca, pero para ello tienen que presentar una demanda y esta debe ser viable. No es tan fácil conseguir una nulidad. Se deben presentar unos argumentos muy sólidos y entre ellos la existencia de mala fe.
Si consiguieran la nulidad, en la misma demanda solicitarían la retirada del comercio de todo aquello producido que tenga la marca en cuestión.
En mi opinión (desconociendo el fondo del asunto) te recomendaría no ceder a la primera o a intimidaciones, porque puede que sus pretensiones no sena viables. Tu marca está correctamente registrada y por tanto puedes operar con ella con plena libertad. Creo que deberías seguir con la fabricación y ventas. Si en algún momento te demandansen habría que ver qué dice esa demanda y en función del contenido de la misma, oponerse a ella o llegar a un acuerdo.
En cualquier caso me tienes a tu disposición para lo que puedas necesitar.
Un saludo.
Buenas noches José Luis.
Tengo una marca registrada y lo solicité para una institución educativa.
Un tercero ha solicitado la Nulidad de mi Marca.
Su argumento principal es que se ha transgredido el art. 136 literal e) de la Decisión 486, al no haber encontrado la Autorización de la persona o de sus herederos para el uso del nombre de un personaje patriótico ya fallecido, en la solicitud de registro de marca.
En el momento del registro no figuraba como un requisito ni me solicitaron tal autorización para el procedimiento del registro de marca.
El punto es que la gran mayoría de instituciones educativas públicas y privadas han adoptado el nombre de nuestros héroes, incluso de personas religiosas y divinas.
¿Cómo puede, por ejemplo, Mariano Melgar autorizarme el uso de su nombre para mi institución educativa? El caso es que en la actualidad existen muchísimas personas que se llaman Mariano Melgar. Entonces de quién debo obtener la autorización para usar el nombre aludido.
Es posible que se pueda invocar el art. 14 de la Ley 27444 como un vicio no trascendente?
Mi pregunta es: procede la nulidad? Es absoluta o relativa? Si es absoluta es la cancelación total. Y si es relativa, cómo queda?
He demostrado que dicha marca la vengo usando como nombre comercial desde el año 1980. El registro en Indecopi fue el año 2014.
Gracias por tu atención.
Buenos días, Grimaldo.
La verdad es que desconzco la legislación en materia de marcas de allá, pero yo diría que se trataría de una prohibición relativa ya que, por lo que cuentas, tu marca es el nombre de una persona distinta de ti.
Por lo que veo quizá la solución pasaría por averiguar quiénes son los herederos de la persona que da nombre a su marca e iniciar negociaciones con ellos.
Siento no poder serte de gran ayuda.
Un saludo.
Buenas noches José Luis, le tengo una consulta hay una marca de una agrupación musical que nunca fue patentada, sin embargo un integrante quien tiene menos años en la agrupación lo patentó y me demandó por utilizar esa marca, por medio de lo cual le interpuse un proceso de nulidad lo cual me notificaron que mientras dure este proceso la demanda se suspende. Mi pregunta es, si durante este proceso puedo utilizar con normalidad la marca «el nombre» de la agrupación, que siempre he utilizado y la cual el publico me ha identificado.
Hola, Carlos.
Salvo que el juzgado diga lo contrario, podría seguir usando la marca.
Un saludo.
Hola José Luis, desde agosto de 2018 hice una página de Instagram (actualmente con más de 6000 seguidores)con la idea de registrar la marca para un negocio de comida para llevar, también tengo la de Twitter desde el 2018, la de Facebook desde Julio de 2020 y el canal de Youtube también, en Agosto de este año 2020 solicité el registro del nombre en la OEPM no estaba registrado, y resulta que por arte de magia este mes de septiembre veo que una persona anuncia la apertura de su tienda online y ha registrado el dominio.com con el nombre que llevo usando desde hace 2 años, mi pregunta es (he hecho un #whois y le dieron el .com el mes de julio pasado) ¿Me pueden digamos denunciar por ello, pese a no estar registrado el nombre en la OEPM? Aun cuando el nombre que estoy solicitando lo haya estado usando de manera exclusiva desde hace 2 años en redes sociales? Decir que ellos van a vender productos como jamones, quesos, etc y mi petición de registro es para comida para llevar, que obviamente no tiene nada que ver, espero su respuesta, un saludo.
Hola, Paco.
A priori parece ser un asunto con variasd aristas que habría que tratar de una forma un poco más detallada, pero, en principio, me inclino a pensar que la razón podría estar de tu lado, ya que ninguno de los dos tiene la marca registrada, pero tu la llevas utilizando desde hace más tiempo.
No obstante, me reafirmo en la necesidad de estudiar el caso con más cuidado.
Buen dia Jose Luis
Registre mi marca en junio del 2020, me la concedieron en diciembre y en febrero me dieron el registro de marca protegida, en marzo una empresa que se llama igual que mi marca, registro el nombre comercial e inicio procesos legales contra mi marca, la otra empresa lleva desde el 2012 desarrollando esa activiad.
Deseo saber que se puede hacer hay ya que la otra empresa tiene el nombre comercial por el uso, hay que reiterar que yo no tenia conocimiento de la otra empresa. ya que se realizo el estudio en la base de datos de registro de marca..
Ellos pueden hacer anular mi marca teniendo en cuenta, el tiempo que llevan desarollando la actividad comercial, el nombre comercial registrado.
¿Es una marca española?
Buen día Sr José Luis.
Es una marca colombiana.
La verdad es que no sabría decirle, ya que desconozco la legislación marcaria de Colombia.
Un post muy interesante. Muchas gracias por la ilustración. Saludos.
Hola, me han propuesto comprar una marca ya registrada, pero tengo una duda. En el caso de que solicitase un tercero la nulidad por mala fe del solicitante y le admitan la solicitud y anulen la marca ¿los costes los debería pagar yo como nuevo propietario de la marca o la persona que me la vende y fue la solicitante? Muchas gracias
Hola, Pedro.
La acción iría contra ti, ya que eres el propietario de la marca, pero eso no quita que luego puedas repetir contra quien te vendió la marca.
Un saludo.