Las causas de oposición al registro de una marca

Hace un tiempo publiqué un artículo con su correspondiente vídeo en el que te contaba como es el proceso de oposición al registro de una marca. Sin embargo, eludí algunos detalles que considero son de gran relevancia. Por eso, en este post, complementado con en de aquel entonces, te podrás formar una idea bastante clara sobre cómo encarar una oposición.

Si le echas un vistazo al formulario oficial de oposición al registro de una marca de la OEPM verás que en el epígrafe cuatro te dice que indiques la causa por la cual te opones y, en este punto, te da cuatro opciones.

Como vemos, cada una de estas causas de oposición está ligada a un artículo de la Ley de Marcas. Concretamente al 5, 6.2.d), 9 y 10. Por otro lado, la primera opción, «registro o solicitud anterior prioritaria», es un cajón de sastre en donde entrarían todos los epígrafes del artículo 6 (excepto el ya citado 6.2.d), 7 y 8, que hacen referencia a marcas y nombres comerciales ya registrados.

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA BASADA EN EL ARTÍCULO 5

Es poco frecuente que un tercero involucrado en un proceso de oposición se decante por utilizar el argumentario del artículo 5 para cimentar sus alegaciones (aunque no es remoto). 

Una oposición basada en este precepto va dirigido a neutralizar una marca por considerar que el signo posee un problema intrínseco que hace imposible su protección con independencia de que se ocasione un riesgo de confusión con otra marca o nombre comercial.

Lo más habitual es que sea la propia OEPM quien deje el expediente de registro de un signo en suspenso por existir una prohibición absoluta.

OPOSICIÓN BASADA EN LA EXISTENCIA DE UN REGISTRO O SOLICITUD ANTERIOR

Suele ser el caso más habitual y esta abarca los artículo 6 a 8 de la Ley de Marcas e incluye también a los nombres comerciales.

Si tienes una marca registra o simplemente solicitada y detectas que alguien pretende hacerse con una marca idéntica o similar y que, además, desigan productos y/o servicios iguales o parecidos a los que tu ofertas podrás (y deberías) oponerte.

Esta causa de oposición suele ser la más habitual y, en cierto modo, la más sencilla de procesar, puesto que «simplemente» hay que hacer una comparativa entre signos para hacer ver la existencia de similitudes tanto en la denominación como en el tipo aplicativo (la clase de producto y/o servicio).

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA BASADA EN EL ARTÍCULO 9

Para oponerte al amparo de este artículo debe darse el caso de que el signo en cuestión se refiera a una denominación que incluya o consista en un nombre, apellido, razón social o nombre comercial que identifiquen a una persona distinta del solicitante.

En determinados casos, el oponente deberá acreditar que el nombre comerial o razón social son utilizados en el mercado o que gozán de cierta notoriedad.

Evidentemente, tu signo debe carecer de registro, ya que sino lo más razonable sería argumentar con arreglo a lo que te contaba en el epígrafe anterior.

OPOSICIÓN BASADA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE MARCAS 

Auque menos frecuente, este artículo va dirigido a evitar que personal de tu empresa (agentes, representantes, etc), que no cuenten con tu autorización, aprovechando la falta de registro de tu marca decidan presentar ellos un solicitud para un signo idéntico al tuyo prevaliéndose del trabajo realizado por tu empresa.

Esto contituye un aprovechamiento de tu trabajo en toda regla que tienes que solventar tan pronto como tengas noticias de la infracción.

LA OPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 6.2.D)

Este caso es un tanto inusual, ya que las marcas o nombres comerciales que se oponen basándose en este artículo tienen la peculiaridad de que son notoriamente conocidas en España, pero no están registradas.

Con este artículo se pretende proteger a quien ha realizado un trabajo lo bastante bueno y constante como para que su marca adquiera la condición de notoria, pero, por razones desconocidad, no tiene registrado el signo.

Como decía, esto es muy poco frecuente que se de, ya que las marcas suelen ser los principales activos de las empresas y más cuando adquieren la notoriedad que te comentaba. Esta es la razón por la que el registro de la marca suele ser unos de los primeros pasos (si no el primero) que toda empresa da en su andadura.

Teniendo fijados estas causas, es importante que detectes cual es la que más se ajusta a tu situación y en base a ello presentar una alegaciones amparadas por la jurisprudencia que mejor apoye tus postulados.

Shelma Zebensuí www.produccionficticia.com 19 abril, 2018

Contacté con José Luis porque tuve un problema al solicitar mi marca. Por su web y blog me pareció que era alguien en quien se podía confiar. Desde el principio me transmitió una gran profesionalidad resolviendo perfectamente el problema. Fue muy rápido y tuve la sensación de estar en buenas manos. No dudes en contactar con él. Te lo recomiendo.

Yolanda Martínez Luengo www.toroida.es 19 abril, 2018

Dos decisiones tomé bien cuando me surgieron problemas con mi marca y busqué por Linkedin un profesional basándome en su perfil para encomendarle la tarea. José Luis logró la concesión total de mi marca, Toroida, frente al Grupo Osborne que se opuso. Y por otro lado, consiguió que la empresa OKAÏDI Spain, S.A, retirase del mercado unas pulseras similares a las patentadas por nosotros.

Adrián Segura Losada www.fraganzias.es 7 mayo, 2018

En todo momento fue rápido, conciso y sin letra pequeña. Tramitó la respuesta a las oposiciones contra mi marca con un resultado favorable. Sin duda un gran profesional.

Edwin Chávez www.tusiviajas.com 13 agosto, 2018

Estoy contento de haber encontrado a Jose Luis, un experto en esta materia. Llevaba casi dos años sin poder registrar mi marca hasta que, por fin, gracias a él he conseguido mi marca comercial. ¡Qué alegría! 

Manuel Vicente Vivas AQM 24 octubre, 2018

Contacté con José Luis para responder a las oposiciones contra mi marca. No solo es por el resultado favorable si no por la profesionalidad y rapidez con la que gestionó todo el proceso y la claridad que me mantenía informado. Un profesional en el que confiar.

David García Palabra. 28 enero, 2019

A última hora necesité de alguien para contestar a una oposición y José Luis me atendió con todas las facilidades y máxima profesionalidad haciendo el trabajo de una forma rápida, efectiva y ganando el caso de concesión de marca. Lo recomendaría siempre.

Driveteam

Jacob Beteta 25 febrero, 2019

Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!

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