La oposición al registro de marca: Todo lo que debes saber

Después de mucho tiempo te decides a registrar una marca que has creado con la finalidad de arrancar con un nuevo e ilusionante negocio. Al cabo de un tiempo recibes una notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en la que te informan de que hay alguien que pretende registrar una marca. Tú lo miras y ves algo raro. Es sospechosamente parecida a la tuya o hay algo en ella que te indica que puede traerte problemas.

Pasos previos

Esta notificación por parte de la OEPM se suele cursar con un plazo anticipado de unos 7 días a la publicación de la solicitud de registro de la nueva marca. Junto a la notificación te informa del número registral de la nueva marca y de la fecha exacta de publicación de la misma para que puedas dirigir tu oposición a registro.

El plazo para formular oposición es de dos meses desde la publicación de la solicitud de la nueva marca en el BOPI.

Es importante saber que, si no formulas oposición al nuevo registro, la OEPM no podrá denegar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de su derecho anterior. O sea, que si tú no te opones nadie lo hará por ti.

Antes de presentar escrito alguno hay que analizar la nueva marca y la propia para determinar si existe un riego real de confusión entre los usuarios. Si bien es cierto que no es obligatoria la intervención de profesionales para la redacción de la oposición sí es aconsejable asesorarse sobre la procedencia o no de oponerse. 

Procedimiento de oposición al registro de una marca

Para formular oposición, al igual que para solicitar una marca, puedes intervenir en nombre propioAgente de la Propiedad Industrial o representante debidamente autorizado.

Para presentar la oposición tienes que cumplimentar el modelo 4104, rellenar todos los campos, especialmente el de la solicitud de marca que se va a impugnar, y abonar una tasa de 37,52 euros (en caso de hacerlo por via telemática) por cada solicitud impugnada. Este modelo establece de forma tasada las causas de oposición, que serán:

  1. Que una marca esté registrada o solicitada con anterioridad.
  2. Concurrencia de alguna causa de prohibición absoluta.
  3. Vulneración de una marca que, aunque no esté registrada, es notoriamente conocida.
  4. Cuando exista algún derecho anterior del que es ajeno el nuevo solicitante (artículo 9.1 de la Ley de Marcas).
  5. Darse un caso de marca de agente o representante.

Como ves no hay mucho más donde para oponerte. Sin embargo, en el razonamiento que deberás adjuntar al formulario, podrás explayarte todo lo que quieras sin límite de espacio. Eso sí, deberán estar debidamente justificadas y razonadas. Aunque la OEPM recomienda evitar reiteraciones y la falta de claridad en las alegaciones.

A la hora de elaborar tu oposición tienes que tener en cuenta que puedes invocar más de un motivo de oposición de los que acabamos de ver, siempre y cuando tu situación concreta así lo requiera. 

La redacción de estas alegaciones no es especialmente complejo, pero la argumentación debe ser sólida, coherente y ajustada a Derecho evitando, por supuesto, fundamentar las alegaciones en opiniones subjetivas y otros juicios lejanos a lo fijado en las causas antes referidas. Por ello es recomendable empaparse del asunto o contratar algún profesional para que realice el trabajo.

La presentación de las alegaciones puede hacerse por vía telemática o presencial

Inadmisión de la oposición al registro

La oposición a la solicitud de marca puede ser inadmitida si concurren alguno de las siguientes causas:

  • No se presenta dentro del plazo ante indicado.
  • No se abonada la tasa.
  • No se identifica la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la oposición.
  • No se presenta el poder de representación.

Tranquilo, en el caso de incurrir en alguno de estos errores la OEPM te dará un plazo de 10 días para subsanar el defecto. 

La resolución

Una vez que el solicitante conteste a tu oposición, para lo cual dispondrá de un mes, la OEPM resolverá si concede la marca o la deniega total o parcialmente. En caso de denegación se abre un nuevo horizonte ante el solicitante de marca, pero en lo concerniente al opositor, finaliza el asunto.

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Si quieres conocer las causas de oposición al registro de una marca entra AQUI.

TESTIMONIOS

PRODUCCIÓN FICTICIA

Shelma Zebensuí www.produccionficticia.com

Contacté con José Luis porque tuve un problema al solicitar mi marca. Por su web y blog me pareció que era alguien en quien se podía confiar. Desde el principio me transmitió una gran profesionalidad resolviendo perfectamente el problema. Fue muy rápido y tuve la sensación de estar en buenas manos. No dudes en contactar con él. Te lo recomiendo.

TOROIDA

Yolanda Martínez Luengo www.toroida.es

Dos decisiones tomé bien cuando me surgieron problemas con mi marca y busqué por Linkedin un profesional basándome en su perfil para encomendarle la tarea. José Luis logró la concesión total de mi marca, Toroida, frente al Grupo Osborne que se opuso. Y por otro lado, consiguió que la empresa OKAÏDI Spain, S.A, retirase del mercado unas pulseras similares a las patentadas por nosotros.

FRAGANZIAS

Adrián Segura Losada www.fraganzias.es

En todo momento fue rápido, conciso y sin letra pequeña. Tramitó la respuesta a las oposiciones contra mi marca con un resultado favorable. Sin duda un gran profesional.

TU SI VIAJAS

Edwin Chávez www.tusiviajas.com

Estoy contento de haber encontrado a Jose Luis, un experto en esta materia. Llevaba casi dos años sin poder registrar mi marca hasta que, por fin, gracias a él he conseguido mi marca comercial. ¡Qué alegría! 

AQM

Manuel Vicente Vivas AQM

Contacté con José Luis para responder a las oposiciones contra mi marca. No solo es por el resultado favorable si no por la profesionalidad y rapidez con la que gestionó todo el proceso y la claridad que me mantenía informado. Un profesional en el que confiar.

PALABRA.

David García Palabra.

A última hora necesité de alguien para contestar a una oposición y José Luis me atendió con todas las facilidades y máxima profesionalidad haciendo el trabajo de una forma rápida, efectiva y ganando el caso de concesión de marca. Lo recomendaría siempre.

Driveteam

DRIVETEAM

Jacob Beteta

Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!

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60 comentarios en “La oposición al registro de marca: Todo lo que debes saber

  • Hola José Luis,

    en caso de no presentar oposición en en el plazo establecido, que opciones existirían para aular una marca?

    Gracias,
    José

    • Hola, José.

      Si se te pasase el plazo para presentar la oposición no podrías hacer nada para evitar el registro (a no ser que la OEPM denegase la marca por otros motivos).

      Pero si se llegase a conceder la marca, la única opción que tendrías sería la de iniciar un proceso judicial contra ese signo solicitando su nulidad, lo cual el más caro y tarda más tiempo, pero a la postre el reultado es el mismo.

      Espero haberte ayudado.

      Un saludo.

      • Perdona José luis , me han concedido una marca que en julio otra empresa me dijo a través de un mail que se parecía a la suya y que se iba a oponer. El caso es que no lo hizo y a mi me registraron la marca . Ahora me amenazan diciendo que van a ir a juicio , pero a mi ya me la concedieron y he fabricado con esa marca y he gastado ya mucho dinero . Es posible que me la puedan quitar si ya la tengo registrada a mi nombre? Y en caso de que me lo quitaran el dinero que he gastado en la fabricación y ahora que voy a empezar a comercializar?

        • Hola, tocayo.

          El proceso de registro de una marca da la posibilidad de que terceros que se consideren agraviados por la solicitud de un signo similar al suyo se opongan a dicho registro. Esta empresa tendría que haberse opuesto. Como no lo ha hecho y la OEPM no ha hallado coincidencias relevantes te ha concedido la titularidad de la marca. Es decir, tu marca es plenamente válida.

          Contestando a tu pregunta, podrían solicitar la nulidad de tu marca, pero para ello tienen que presentar una demanda y esta debe ser viable. No es tan fácil conseguir una nulidad. Se deben presentar unos argumentos muy sólidos y entre ellos la existencia de mala fe.

          Si consiguieran la nulidad, en la misma demanda solicitarían la retirada del comercio de todo aquello producido que tenga la marca en cuestión.

          En mi opinión (desconociendo el fondo del asunto) te recomendaría no ceder a la primera o a intimidaciones, porque puede que sus pretensiones no sena viables.

          En cualquier caso me tienes a tu disposición para lo que puedas necesitar.

          Un saludo.

  • Buenas noches, José Luis,

    me encuentro ante un problema, ya he rellenado formulario y abonado las tasas mediante la pasarela de la Caixa, pero al acabar el trámite de pago la página se cierra y no puedo recuperar el trámite, aunque tengo el justificante de pago.

    No sé cómo recuperar el proceso, ya que no llegué al paso de PRESENTADO. Cuando entro en la sede electrónica me inicia un nuevo trámite.

    • Hola, José.

      Gracias por tu comentario.

      Tienes que volver a rellenar tus datos y cuando llegues al apartado de pago de tasas introducir un código que se genera en el justificante de pago de la tasa.

      Espero que te sirva de ayuda y que tengas éxito.

      Un saludo.

  • Hola,
    Consultando la página de la oficina he comprobado que una empresa se ha opuesto a la publicación de mi marca en el mes de marzo pero han pasado casi dos meses y no se me ha notificado formalmente nada. Que debo hacer?
    Saludos,

    • Hola, Marc.

      Gracias por tu comentario.

      En los próximos días (a veces tarda un poco más) la Oficina de Patentes y Marcas te enviará una carta en la que comunicarán que el expediente de registro de tu marca queda en suspenso. Una vez ocurra eso te darán un mes para contestar a la oposición que se ha presentado contra tu signo.

      Por ahora sólo tienes que esperar a que te notifiquen el suspenso y la oposicón que se ha presentado.

      Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, estoy a tu entera disposición.

      Un saludo.

  • Hola han solicitado el registro de un nombre comercial igual o similar al de la marca que tengo registrada y mismos servicios, la marca consta de dos palabras y en la solicitud se hace unión de estas dos palabras, cambiando en la primera el género (femenino) por masculino, y en la segunda en la marca figura en singular y en la solicitud la ponen en plural.
    El caso es que voy a presentar oposición pero al llegar a el formulario en el (nº 4. causa de la oposición) hay cinco casillas, y el artículo que me parece que tengo que alegar o marcar es el artículo 6 letra b marcas anteriores, y no me aclaro con las casillas a marcar, siendo:
    registro o solicitud anterior prioritaria – art. 5.1 ley de marcas letra: – art. 9.1 ley de marcas letra: – art. 10 ley de marcas – marca no registrada notoriamente conocida art. 6.2 d) ley de marcas .
    Muchas agradecida por tu información, un saludo.

  • Quiero agradecerte tu atención e información, sobre todo tu atención y no por desmerecer tu información, que como profesional es muy buena, pero me alegro de ver que eres muy atento, ademas de muy buen profesional, en informar a quien te pide ayuda sin hacer referencia en ningún momento a que solicite tus servicios, creo que es de valorar y para mi tu persona y profesionalidad me dan mucha seguridad. Si no fuera porque tengo esta marca registrada y el proyecto al que pretendía no ha resultado muy bien, casi que no me opondría a que se registrara este nombre, pero es que a veces las personas que registran, o no hacen un estudio de los posibles parecidos o simplemente no tienen sentido en lo que pretenden registrar, porque es igual a lo que tengo registrado, y nada mas que por eso me opondré, para que otra vez que esta persona intente registrar un nombre o marca, lo haga con un poco de seguimiento, claro suponiendo que me acepten esta oposición. Tengo por seguro que si esta marca que tengo registrada funcionara, contrataría con tus servicios por la seguridad que me has dado por tu rápida contestación y sin intereses, muchas gracias y muchos éxitos.

  • buenas tardes
    Me encuentro tramitando el registro de una marca con un logo y me ha llegado un escrito de la OEPM de «acuerdi de suspenso de Fondo» en que me dice que hay oposición y me remiten a una dirección URL para ver los motivos d ela oposición, pero no consigo abrir ese archivo. He llamado a la OEPM y me mandan instrucciones de como abrir el URL pero no lo consigo. Como puedo saber los motivos de la oposición de ese tercero

    Muchas gracias

    • Buenas tardes.

      Hay que entrar en el enlace de la resolución y através de ahí descargar el archivo adjunto.

      Si no lo consigues abrir puedes enviarme la resolución por correo electrónico (joseluis@joseluisrequero.com) lo abro y te reenvío el documento de oposición.

      Un saludo.

  • Buenas tardes,
    Tengo un negocio junto a otras 2 personas que decidieron unilateralmente disolver nuestra relacion comercial (somos todos autonomos) por lo que ahora estamos pendiente de juicio y ejerciendo nuestra actividad en el mismo local del que somos arrendatarios los 3. Casualmente he descubierto que han solicitado el registro de la marca comercial estos 2 socios con el fin de que yo no pueda seguir usando tarjetas de empresa, emails, etc con el nombre de la empresa. Puedo demostrar esta relacion comercial ya que tenemos cuenta bancaria conjunta, contrato de arrendamiento de 3 socios, etc. He leido el formulario de oposicion pero que este caso no está incluido en ninguna de las causas de oposición que se enumeran. Puedo oponerme al registro de este nombre comercial o pedir que se me incluya como solicitante de la misma?

    Muchas gracias de antemano y un saludo.

  • Muchas gracias Jose Luís.
    Es lo que había entendido pero me parece increible que la OEPM no contemple esta posibilidad en el formulario. No creo que sea el único caso en España 🙂
    Hoy es el último día para presentar la oposición asi que la he presentado aportando todo tipo de documentación para constatar que somos socios y operamos todos con ese nombre comercial.
    Quiero tambien presentar una solicitud de desestimiento de registro de un nombre comercial a través de la administración electrónica y me piden que anexe un archivo con el desistimiento pero no encuentro ningún formulario. Hay uno estandar o tengo que hacer yo el escrito?
    Gracias de nuevo por tu ayuda.

  • Hola José Luis,

    Bueno, en mi caso es una empresa que busca oponerse al registro de mi marca. Por el parecido, lo que ocurre es que la empresa demandante :
    1) No hace real uso de la marca que registraron
    2) Somos de sectores diferentes (electronica y optica vs Industrial mecanico)
    3) La marca no es «reconocida» ni «distintiva» es mas, ni siquiera es la marca principal, sino un subproducto.

    Crees que con estos elementos, el INPI se oponga al registro ? Una vez que esta marca esta creada puede servir para registrarla como base en otros paises que no estan en el Acuerdo de Madrid ?

    Me refiero en particular a que exporto a Latinoamerica, y quiero proteger mi marca alli tambien.

    Mil gracias por tu respuesta.

    • Hola.

      Lo más importante es que sois sectores distintos. Es decir, si se llegan a oponer al registro de tu marca deberías poner de manifiesto este hecho, ya que aunque las marcas sean similares si operan en mercados distintos la oposición no prosperará.

      Un saludo.

  • Buenos días José Luis,
    Me gustaría saber cómo conocer el nombre de la marca que se ha opuesto, ya que sólo tengo un número y no sé cómo localizarla. ¿Hay alguna forma de convertir ese número en una identidad para saber a quién me enfrento?

    Muchas gracias y un saludo.

    • Hola, Ana.

      Tienes que ir a la pestaña de la web de la OEPM donde pone «marcas y nombre comerciales» y después ir a «búsqueda por número de expediente». Cuando estés ahí tienes que introducior el número que quieres consultar (sólo el número, no la letra).

      No obstante, cuando te notifiquen el suspenso de la marca te llegará la oposición y ahí podrás ver quién se ha opuesto.

      Gracias por tu comentario. Espero haberte despejado la duda.

      Un saludo.

  • Tengo dos dudas…

    – En el caso de que se produzca una oposición, ¿qué plazo tiene la Oficina de Patentes y Marcas para notificar la misma?

    – Si se pasa el plazo de oposición y se han notificado a sus titulares la intención de registrar una marca y estos no se han opuesto, ¿Puede una marca que no tenga la titularidad de la misma oponerse a su concesión?

    • Hola, Miguel.

      1. No hay un plazo establecido, pero suele notificarse al cabo de unos dos meses desde que finalizó al plazo para presentar oposiciones.

      2. Una marca no registrada puede oponerse a la concesión de otro signo siempre y cuando la no registrada sea notoriamente conocida. En caso de no serlo habría que explorar otras opociones fuera de la OEPM. Normalmente en los tribunales.

      Un saludo.

  • Muchas gracias por la respuesta…

    Perdón, no me expresé bien… te lo voy a explicar mejor. Nosotros tenemos en registro la marca «EL ORIGEN» y el último día recibimos oposición de una marca que no tiene nada que ver y cuyo registro se hizo mediante una arducia; ellos registraron «D´ORIGEN FESTIVAL», pero no tienen registrada la palabra «ORIGEN» ni son titulares de la misma. Marcas y Patentes avisó a todos los propietarios de derechos anteriores y ninguno se opuso a la concesión de nuestra marca. ¿Puede esta marca que no tiene la titularidad de esa palabra oponerse cuando sus titulares han dado el visto bueno a su concesión?. Aunque estemos en la misma categoría 41 nuestra marca es para un grupo musical, nosotros no organizamos festivales ni somos competencia alguna.

    Digo con una arducia porque ellos registraron la marca «D´ORIGEN» no «ORIGEN», de esa forma «engañaron» a marcas y patentes que no notificaron a los titulares de derechos anteriores su intención de hacer uso de ese nombre y, por tanto, se saltaron el plazo de oposición sin que los verdaderos titulares de dicha marca pudiesen oponerse a la misma.

    Por tanto, ¿es lícito que una marca que no tiene la titularidad del término «ORIGEN» sino que, como bien decimos lo que registró es «D´ORIGEN FESTIVAL» se pueda oponer a nuestra marca «EL ORIGEN», cuando la nuestra si ha sido notificada a todos sus titulares de derechos anteriores y ninguno se ha opuesto a la concesión de la misma?.

    ¿Hay posibilidades de ganar esta oposición a la misma?. Mil gracias por todo.

    • Buenas tardes.

      Lo que han hecho es correcto, lo cual no quiere decir que les vaya a salir bien.

      Cuando solicitas el registro de una marca se avis a los titulares de marcas anteriores que la OEPM considera pueden estar interesados en oponerse al registro. Pasado este trámite de aviso se publica la solicitud de la marca y, en ese momento, empieza a correr un plazo de dos meses para que esas marcas anteriores a las que me refería o cualquier otra que se considere afectada se opongan al registro.

      En este caso la marcas D`Origen Festival considera que se están vulnerado sus derechos de marca al haberse solicitado un signo que contiene la palabra «origen» y encuadrado dentro de la clase 41.

      En mi opinión la oposición tiene poco recorrido, si bien es cierto que la contestación a esa oposición se debe redactar correctamete para evitar problemas.

      Un saludo.

  • Hola José Luis ¡buenas noches!

    He llegado a tu blog buscando información sobre como actuar frente a una oposición a una marca y me ha parecido que tus respuestas a tus seguidores son fantásticas así que me permito el lujo de enviarte mi duda.

    He solicitado el registro de una marca en agosto de este año. He entrado a consultar el expediente porque no dejan de llegarme mensajes de despachos de abogados ofreciendome sus servicios para ayudarme con los trámites y me ha dado mala espina. El caso es que veo que con fecha 5 de noviembre hay dos «oposición a la marca internacional» y no se como debo actuar. No he recibido ninguna notificación y me preocupa no saber plazos y modos de evitarlo quedándome sin el registro de mi marca por ignorancia.

    ¿Como debería actuar?

    ¡Millones de gracias!

    • Hola, Ruth.

      Gracias por tus palabras.

      Como consecuencia de las oposiciones presentadas el expediente de tu marca quedará en suspenso. Esto quiere decir que una vez que te notifiquen el acuerdo de suspensión (te tiene que llegar por correo postal o e-mail) tendrás un mes a contar desde la publicación en el BOPI del acuerdo para contestar a esas oposiciones.

      Dicho de otra forma, hasta que no te notifiquen el suspenso del expediente no se puede hacer nada. Y sí, de momento todo transcurre con normalidad.

      Si te queda alguna duda, estoy a tu disposición para lo que necesites.

      Un saludo.

  • Hola Jose Luis,
    ¡Enhorabuena por tu página web!
    Acabo de registrar un Nombre Comercial y no ha salido oposiciones al respecto, en este punto ¿Es necesario que contrate un servicio con una asesoria para que me informe los posibles registros de dicho Nombre comercial? o la OEPM debe notificarme con el fin de presentar oposición?

    Muchas gracias de antemano y un saludo

    • Buenos días, David.

      Gracias por tu mensaje.

      Una vez registrado el nombre comercial puedes contratar un servicio de vigilancia de marcas para tener controladas posibles solicitudes que puedan interferir con la tuya. Cuando se presenta una solicitud, normalmente la OEPM suele avisar a titulares de otras marcas de que se pretende registrar un signo distintivo que puede ser perjudicial y a partir de ahí uno decide si se opone o no.

      Lo cierto es que es más fiable el servicio de vigilancia, pero, evidentemente, eso queda al criterio de cada uno. Sobre si es recomendable contratarlo o no, creo que depende mucho cada uno y de la marca que sea aunque lo que sí es seguro es que no te vas a equivocar.

      Un saludo.

  • Estimado José Luis:

    Acaba de llegarme una oposicion de registro de marca, y me han aconsejado el desistimiento del mismo, sin embargo mi empresa ya es conocida, y he decidido desistir al registro, pero habría algún problema de continuar con el nombre de mi empresa sin hacer el registro del mismo, esto para tener que cambiar el nombre y que sea una confusión, o es que ya estaría «vigilado» por mis demandantes a todo lo que mi empresa hace y si esto me ocasionaría algún problema mayor.
    De antemano te agradezco.

    • ¡Hola!

      Podrías seguir utilizando la marca, ya que no es obligatorio el registro (aunque sí recomendable). Es cierto que cabe la posibilidad de que te vigilen para ver si utilizas la marca, en cuyo caso tomarían alguan medida para empujarte a su abandono. Es algo que habría que ir viendo según fuese avanzando el procso.

      En cualquier caso, si quieres, puedes enviarme a la dirección de correo electrónico el nombre de tu marca para ecgarle un vistazo y darte una segunda opinión…nunca se sabe.

      Un saludo.

  • Hola,
    El 26/10/2018 se publico la solicitud de mi marca, a fecha de hoy, en consulta de expedientes de OEPM, NO consta ninguna oposición, quiere esto decir que no he recibido oposición de otras marcas? O todavía me lo puede comunicar.
    Muchas gracias por tu blog

    • Hola, Juan Antonio.

      Si en la web de la OEPM no figura ninguna oposición a tu marca, después de publicarse la solicitud, es buena señal, ya que el plazo para presentar oposiciones, en tu caso finalizó el 26 de diciembre. Cuando se presentan oposiciones aparece reflejado en el expediente. Es cierto que la resolución de concesión o denegación tarda un poco en salir, pero si no se refleja ninguna solo te queda esperar a que te comuniquen la concesión.

      Gracias por tu comentario.

      Un saludo.

  • Buenos días,

    En primer lugar enhorabuena por toda la información de calidad que aportas en tu Blog ya que por lo que leo a todos tus lectores nos sirve de mucha ayuda.

    En segundo lugar, me gustaría preguntarte como proceder en el siguiente caso: Hemos hecho un contrato de compraventa de una marca, mi duda es, en el contrato hemos puesto que seremos la parte compradora los que tendremos que realizar la notificación al Registro así como que seremos nosotros los que nos haremos cargo de todos los gastos y tasas que esto conlleve. Mi duda ahora es, ¿Cual es el formulario que debemos rellenar de todos los que aparecen? Porque según yo debería ser el modelo 4004, y por otro lado, entiendo que con el documento privado de compraventa firmado sería suficiente ; pero no sé si me dejo algo importante por hacer, ¿Podrías decirme si esos trámites son suficientes?

    Muchas gracias, y de nuevo, enhorabuena por este Blog.

    • Hola, Cristina.

      Gracias por tus palabras. Me alegra mucho que te sea de utilidad mi trabajo.

      En respuesta a tu pregumta, te comento que deberías cumplimentar el modelo 4004 y, además, adjuntar la escritura de compraventa, el justificante de pago de las tasas de la OEPM así como todos los documentos que estén vinculados a la transacción.

      Un saludo.

  • Buenos días José Luis,

    Hace unos meses registramos nuestra marca (mixta) con nombre SERVISAD y hoy nos han llegado las alegaciones de una empresa que se opone por el parecido de la marca (SERVISAR)

    Entre las cosas que alega:
    – que ambas empresas actuamos en la misma clase 44
    – que ambas tienen un solo vocablo y que tienen una secuencia vocálica e-i-a

    Entiendo que el mayor escollo es el hecho de que trabajemos en el mismo sector, pero mirando en la página de marcas, hay infinidad con el inicio de la marca «SERVI» con lo que entiendo que no solo eso debe ser razón para anular la solicitud y en nuestro caso, el «SAD» final, se corresponde a Servicio de atención domiciliaria»
    No se si el hecho de que mi marca vaya acompañada de un logo y la de ellos no me ayude a la hora de presentar las alegaciones.

    En su escrito, han citado numerosas sentencias, obviamente, en las cuales siempre da la razón a su caso.

    Por tu experiencia, ¿que consejo me darías?

    Gracias de ante mano.

    • Hola Javier.

      La verdad es que lo veo complicado. El hecho de que la única diferencia sea una letra y en el resto de aspectos, incluido el servicio prestado, sean idénticos, hacen que sea muy difícil que salga adelante el asunto.

      En mi opinión deberías rediseñar la marca de forma que se distinga con respecto a Servisar, pero no se distancie mucho de la actual denominación (a no ser que no te importe cambiar por completo la marca).

      Espero haberte sido de ayuda.

      Un saludo

  • Buenos días José Luis,
    Mi situación es la siguiente:
    Hace unos meses tramité el registro de una marca (Advancing) y en el boletín de la propiedad industrial del 16/09/2019 se decretó la suspensión de fondo de la marca por oposición de la marca «Advance Care a sua saude», en relación a las clases 35 y 36 (las dos que se registraron).
    Pese a coincidir las clases, la primera se dedica a temas más financieros/inmobiliarios y la segunda a seguros de salud.
    Estando aún en plazo de alegaciones, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Escribir a la otra empresa? -si no me equivoco, es portuguesa- ¿Hacer algún tipo de trámite de cara a la OEPM?
    Asimismo, ¿podría mirar algo más de información de la empresa y, sobretodo de la oposición?

    Muchas gracias de antemano

    • Hola, Guillermo.

      En este caso tienes dos opciones: negociar con la empresa oponente para que retiren su oposición (apriori poco probable); y dos, contestar a la opociión. Para ello tienes de plazo hasta el 16 de octubre para contestar (tiempo razonablemente de sobra) creo que te interesa realizar este trámite. Para hacer esto debería enfatizar las diferencias denominativas de una marca y otra y hacer ver porqué no existe un riesgo de confusión entre marcas.

      Para cualquier cuestión quedo a tu disposición.

      Un saludo.

      • Perfecto. Muchas gracias José Luís.

        ¿Y cómo y dónde debería proceder para dicha contestación? No sé si debería responder al correo electrónico donde se notifica el Acuerdo de Suspensión de Fondo o si hay algún trámite establecido en la web de la OEPM. ¿Hay algún documento a seguir?

        También quería preguntar si el escrito debería mantener una defensa jurídica (esto es, citando jurisprudencia, etc) o debería ser un escrito de alegaciones partiendo de un sentido meramente lógico. Lo digo teniendo en cuenta el escrito de oposición, donde se citan gran cantidad de sentencias de distintos tribunales.

        Muchas gracias

  • Hola buenas,

    Pones en el blog que «Una vez que el solicitante conteste a tu oposición, para lo cual dispondrá de un mes, la OEPM resolverá si concede la marca o la deniega total o parcialmente. En caso de denegación se abre un nuevo horizonte ante el solicitante de marca, pero en lo concerniente al opositor, finaliza el asunto».

    Pero para el opositor también existe el derecho de interponer recurso.

    Mi pregunta es: si la oposición está formulada en base a la oposición de, pongamos x artículos de la Ley de Marcas en cuanto a prohibiciones relativas, puede ampliarse a otros artículos diferentes en el recurso que se interponga o deben mantenerse los mismos artículos citados en la oposicion?

    Gracias

    • Hola, Montse.

      El argumento del recurso de alzada debe mantener la línea de la oposición, enfatizando en qué aspectos el examinador de marcas se errado. Por ejemplo, si presentas una oposición basándote en que existe un riesgo de confusión entre marcas (artículo 6.1.b)) y el examinador considera que no hay tal riesgo podrás recurrir basándote en la existencia de un error en la interpretación de dicho artículo. A partir de ahí deberás desgranar ese error de interpretación.

      Si te quedan dudas, no dejes de preguntar.

      Un saludo.

  • Una marca notoria ha presentado 3 oposiciones a un registro nuestro. Llevan fecha de hace 12 días. El plazo para presentar oposiciones se terminó hace 10 días. Sin embargo la OEPM no nos ha comunicado nada. Lo vemos a través del expediente que hay en su web. ¿Es normal que tarden tanto?

    • Hola, Rafael.

      Sí, es normal. De hecho todavía tardará unas semanas e incluso algún que otro mes en acordarse la suspensión del expediente y, por tanto, abrirse el plazo para que contestéis a la oposición.

      Te aconsiejaría chequear la web de la OEPM una vez a la semana para tener el asunto controlado, pero lo más normal es que te notifiquen la suspensión en su momento ℗r correo electrónico en caso de ser este el medio de comunicación elegido).

      Mucha suerte.

  • Buenas tardes José Luis,
    Enhorabuena por tu web, me está ayudando muchísimo.
    Me gustaría saber cuánto tiempo tarda en aparecer la presentación de oposición al registro de una marca en el expediente de solicitud.
    Sé que ha pasado poco tiempo, la presentación se hizo a principios de diciembre, la fecha de publicación fue el 13/12/2020.
    GRACIAS

  • Hola, lo primero gracias por tu post es muy interesante, a mi me ha sucedido que en febrero de este año presentemos solicitud de una marca de gafas de sol y todo bien ahora resulta nos llega un burofax de un despacho de abogados diciendo que representan a su cliente y que nuestra marca tiene similitudes en tipo de letra y pronunciación supuestamente parecida, yo de todas formas tenia pensado dar por desestimada la solicitud antes de que me llegara el burofax por otros motivos ajenos a esta notificación, pero lo que no se es si hice bien el proceso de desestimiento, fui a la pagina oficial oepm y entre en desestimiento de marcas o nombres comerciales total o parciales, alli rellene mis datos y en adjuntar archivos les adjunte un documento escrito por mi en PDF donde les solicito que desestimen mi marca que aun no ha sido oficialmente registrada, mi pregunta es adjuntar un documento escrito por mi pidiendo eso y adjuntando la solicitud de marca a la que hago referencia, es suficiente para que el funcionario acepte a tramite y deniegue la solicitud o no sirve solo con eso?

    • Buenos días.

      En principia, debería estar correcto lo que ha hecho. No obstante, debería haberse emitido un justificante de presentación del desestimiento.

      También le comento que sería bueno que contestase a quienes le enviaron el burofax informándoles que ha desitido del registro.

      Un saludo.

      • Buenas, me gustaría saber si en caso de que no te opongas al registro de una marca similar a la tuya en el periodo de oposición tiene alguna repercusión respecto a luego realizar la acción de infracción de marca. Gracias.

  • Hola
    Si una empresa americana se ha opuesto a mi marca y a pesar de ello me la conceden, ¿puede la empresa americana acudira a los tribunales españoles para que se decrete la nulidad de la marca? Y de acudir a los Tribunales, si al final el juez anula la marca, ¿me podría pedir daños y perjuicios por el uso de la marca hasta la sentencia judicial?
    Gracias,

    • Hola, Rosa.

      Si se la conceden, efectivamente, podrían acudir a los tribunales.

      En cuando a la posibilidad de que se imponga una condena que incluya daños y perjuicios, podrían hacerlo siempre y cuando se acredite que ha existido un perjuicio económico.

  • Hola Jose Luis,

    Se puede hacer algo si alguien registra el nombre popular por el que se conoce un producto? Es decir, nosotros y muchos otros vendedores fabricamos y vendemos un producto y lo vendemos cada uno con su marca mediante marketplace por su nombre popular desde hace ya algunos años, ahora alguien ha cogido el nombre popular por el que la gente conoce el producto y lo ha registrado como marca y estamos teniendo problemas para poder vender el producto ya que quien ha registrado el nombre presenta quejas. A parte de esto esta persona no tiene ni un mes de antigüedad como vendedor y el registro del producto hace apenas 1 mes que ha sido aceptado y no hemos podido presentar apelación porque desconocíamos que alguien lo iba a registrar, ahora esta haciendo lo mismo con el nombre popular de otro producto simular y a este si que podemos presentar apelación, en caso de querer apelar que opción debemos elegir ya que nosotros no tenemos ninguna marca registrada parecida? Este señor lo que ha hecho es registrar el nombre por el que la gente conoce el producto.

  • buenas tardes, quisiere pedirle su opinion en lo que me ha ocurrido. He comenzado el registro de un marca y aun no me la han concedido. Ahora bien, hoy un despacho de abogados me ha enviado un burofax solicitándome que renuncia a la marca ya que un cliente alemán de ellos tiene registrado un nombre similar al que he solicitado.
    me habla de posibles daños y perjuicios por la similitud del nombre que puede dar a confucion perteneciendo ambas marcas al mismo rubro.
    No entiendo 1) de donde sacaron mi información para enviarme el burofax (imagino que de la web de la opep) y 2) si aun no me han concedido la marca por qué debería ya de desestimar mi regristo o que daño le podría ocasionar ? me da 3 días para que responda que desestimo mi registro para terminar amistosamente lo cual veo que roza una amenaza de demanda.
    todo esto sin aun tener yo la marca registrada. solo esta en procedimiento.
    como debería actuar?

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