Cuando la OEPM notifica una suspensión del expediente de marca, es normal no saber qué hacer ni por dónde empezar. En esta guía encontrarás respuestas claras y directas a todas las preguntas que surgen en este momento del proceso. Te explico por qué ocurre, qué implica y cómo defender tu marca con garantías. Además, es importante saber cómo contestar ante esta situación para proteger tus derechos.
¿Por qué la OEPM ha suspendido mi expediente de marca ?
La suspensión puede deberse a dos motivos principales:
Saber cómo contestar a una oposición puede marcar la diferencia en el éxito de tu solicitud.
A) Oposición de un tercero
Tu marca se publica en el BOPI durante dos meses. Durante ese período, titulares de derechos anteriores pueden oponerse si consideran que tu signo crea:
- Riesgo de confusión,
- Asociación indebida,
- Aprovechamiento de reputación ajena.
Cuando esto ocurre, la OEPM paraliza tu expediente hasta que presentes alegaciones.
B) Defectos de fondo detectados por la OEPM
Normalmente basados en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas: Marca descriptiva, genérica o carente de distintividad.
¿Qué ocurre cuando alguien se opone a mi marca?
- Recibirás una notificación oficial por email informando de la suspendión.
- Se indicará quién se opone y con qué marca anterior.
- El expediente queda en suspenso.
- Tendrás que contestar por escrito para defender tu marca.
Este tipo de oposiciones son frecuentes, así que no significa que vayas a perder el registro.
Plazo para contestar y cómo presentar las alegaciones
Dispones de un mes desde la notificación para presentar todas las alegaciones que consideres.
Formas de presentación:
- Sede electrónica de la OEPM (recomendado, sin tasas).
- Correo certificado dirigido a la OEPM.
- Presencialmente (si estás en Madrid).
Es recomendable presentar la defensa con antelación suficiente y no apurar los plazos.
Cómo redactar una contestación sólida a la oposición (método paso a paso)
Este es el núcleo de la defensa. Sigue un procedimiento ordenado:
Verifica la fecha de concesión de la marca anterior
Confirma que es un derecho válido y realmente anterior al tuyo.
Compara ambos signos
Analiza:
- Similitudes y diferencias visuales, fonéticas y conceptuales,
- Qué productos y servicios designan,
- Cómo se percibe el conjunto en el mercado.
Revisa con precisión cada alegación del oponente
Anota y replica cada argumento uno a uno.
Analiza la base legal
Normalmente:
- Artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas: riesgo de confusión y asociación.
- Artículo 5.1 de la Ley de Marcas: prohibiciones absolutas (si es un suspenso de oficio).
- Busca jurisprudencia útil
En la OEPM encontrarás resoluciones previas que pueden reforzar tus argumentos.
Redacta tu escrito con criterios jurídicos
Sé claro, concreto y evita valoraciones subjetivas o poco técnicas. Una buena defensa se basa en:
- Análisis comparativo,
- Razonamiento lógico,
- Apoyo legal y jurisprudencial.
- Evita divagar
Suspensión por defectos de fondo: cómo defenderte
Si el problema es un defecto de fondo, tu objetivo será demostrar que la OEPM interpreta incorrectamente tu marca.
Ejemplos de argumentos posibles:
- El signo sí tiene carácter distintivo,
- No es descriptivo en absoluto,
- La marca tiene un significado ajeno a los productos o servicios,
- Su estructura no coincide con términos genéricos del sector.
En estos casos, la calidad jurídica del argumento es todavía más importante.
¿Puedo modificar mi marca para salvarla?
No. Una vez hayas presentado tu marca deberás defenderte con lo que hay. Sin embargo, sí es posible modificar la lista de productos y servicios eliminando aquellos que puedan ser perjudiciales.
¿Es recomendable contratar a un abogado especializado?
Si no tienes experiencia en la redacción de alegaciones jurídicas, lo más sensato es acudir a un profesional.
Una defensa mal planteada puede hacer que pierdas el expediente.
Con un experto:
- Ganarás tiempo,
- Evitarás errores procesales,
- Mejorarás tus posibilidades de éxito.
¿Qué probabilidades tengo de superar la suspensión?
Como en todo, depende de cada caso. Los hay que se pueden defender con bastante solvencia y otros, en cambio, son completamente inviables.
Por eso es crucial estudiar las posibilidades de éxito.
¿Puedo recurrir si mi defensa no prospera?
Sí. Puedes interponer un recurso de alzada, para que la unidad de recursos de la OEPM revise la decisión del área de examen.
Conclusión
Una suspensión del expediente no significa que vayas a perder tu marca. Significa que debes defenderla. Si sigues los pasos adecuados —o lo dejas en manos de un profesional— tus opciones de éxito son muy
39 respuestas a “Cómo contestar con éxito a la oposición a una marca”
Una duda. Mientras hay un suspenso por oposición, se presentan las alegaciones y se resuelve el expediente entiendo que no se podría hacer uso de la marca. Es esto así?
Hola, Miguel.
Sí podrías usar la marca, ya que el registro no es obligatorio, pero en caso de que te denegasen la marca lo hecho hasta ese momento sería susceptible de ser anulado por quien hubiera presentado la oposición.
Un saludo.
Buenos Días Jose Luis, tengo una duda, para realizar unas alegaciones al recurso de alzada que sigue a la desestimación de la oposición a la solicitud, necesito rellenar alguna formulario oficial de la OEPM y en ese caso cuál es. Y en segundo lugar para realizar esas alegaciones tengo que pagar alguna tasa?
Un saludo.
Hola, Pedro. Gracias por tu comentario.
Para contestar al recurso de alzada que se ha presentado no hay formulario alguno. Tienes que redactarlas en un folio en blanco dejando claro quiénes son las partes, cuál es la marca en debate y los motivos en que basas tu contestación.
Cuando eres tu quien contesta al recurso de alzada de la otra parte no tienes que abonar tasas. En cambio si presentar tu el recuso, sí.
Un saludo.
Saludos José Luis:
Tengo una notificación de oposición, que argumentos puedo presentar sí las denominación son iguales en las cinco primeras letras, pero son de diferentes idiomas, mi marca es mixtas y la parte contraria es denominativa.
Agradecería sí me dieras alguna base doctrinal y jurídica que pueda usarla amigos favor.
Desde Bolivia.
Hola, Antonio.
Tendrías que basarte en la ley de Bolvia, la cual desconozco.
Quizá lo mejor sería que enfatizases las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales de ambas marcas para marcar las distancias entre una y otra. En cuanto la doctrina y la jurisprudencia, como te decía antes, no te puedo ser de gran ayuda, ya que no conozco la ley de tu país.
Un saludo.
Hola José Luis,
Me han presentado una oposición por fondo, ya que uso el termino natural y comentan que es susceptible de error.
Se podría quitar el termino natural y aún así no habría que pagar ningún tipo de tasa cierto?
Hola, Eva.
Gracias por tu comentario.
No comprendo muy bien tu pregunta. Si quieres envíame un e-mail (joseluis@joseluisrequero.com) desarrollando un poco el asunto y te contesto de forma más específica.
Disculpa.
José Luis, gracias por este magnifico manual de ayuda y por compartirlo con todos. Recientemente acaban de oponerse a mi peticion de registro de marca mixta, son coincidentes la clasificacion, y según el impugnante podria haber una confusion fonetica, en realidad, ni el logo se parece, ni la tipografia, el nombre que intento registrar es un vocablo anglosajon, mientras que la marca opositora su vocablo es en castellano, la unica diferencia es la falta en mi marca de una «O» final. Bien, tras ponerte en antecedentes, he leido en tu post que existe cierta flexibilidad a la hora de corregir de algun modo la marca a registrar, siempre que no desvirtue completamente el nombre, o logo original. De hecho mi idea es cambiar el nombre completo por su correspondencia al inglés, y cambiar el orden de las palabras asi la fonetica no coincidiria, vamos de hecho no se parecen pero bueno. Mi pregunta es, para esa ligera modificacion, hay algun modelo concreto para hacerlo, o es obligatorio empezar de nuevo todo el proceso.
Gracias , un saludo
Hola, Manuel.
Gracias por tu comentario.
No es necesario que empieces de nuevo. Sólo tienes que descargar el formulario para lña contestación al suspenso e indicar la casilla de «Nueva reproducción del signo» y acompañar el nuevo signo explicando en las alegaciones las diferencias que existen con respecto al original.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo y muchas suerte.
Buenas tardes,te quería comentar un tema a ver si tu mente puedes aclarar algo,hace un año inauguramos una empresa s,l la cual se registró ante notario y tenemos nuestro Cif en el mercantil autorizado etc,hace cosa de un mes o así otra empresa del mismo sector y de una localidad vecina registró nuestro nombre como suyo,pone nuestro nombre de empresa y debajo como si fuese suyo,por ejemplo….pepe Perez by Antonio Pérez para que me entiendas,se dedica a visitar a nuestros clientes disciendo que la marca es suya y que nosotros le quisimos quitar el nombre y que deben de comprarle a él ya que el nosotros no podemos usar ese nombre,mi pregunta es…..puede hacer eso?no sirve de nada que mi empresa esté registrada en todos lados con ese nombre?yo me enteré a los pocos días y registré mi marca pero pocos días después que el.
Que debo de poner en la oposición?gracias.
Hola, Ángel.
Habría que mirarlo a conciencia porque, a priori, parece un tema de competencia desleal. Pero, a parte habría que mirar los nombres de las dos marcas para pensar en una causa de oposición.
Quedo a tu disposición por si quieres hablar del tema con más detenimiento.
Un saludo.
Buenas tardes José Luis,
Mi duda es la siguiente. Como antecedentes para que puedas valorar el tema te diré:
Existe una marca notoria en España que realmente se dedica a la fabricación y comercialización de un producto de la clasificación Niza 18.
Sin embargo esta marca realizó varios registros sucesivos en el tiempo (tres) ampliando el número de productos. Curiosamente o corruptamente la OEPM le permitió la última vez registrar todos los productos de la clase 18 y todos los productos de la clase 25. Deben ser un total de 300.
Yo tengo un proveedor cuyo nombre coincide con dicha marca y quise registrar la marca para 5 productos de la clase 25. Sabía que iba a haber oposición y yo iba a basar mi defensa en la falta de uso por parte del oponente pero la OEPM es cuando menos singular aplicando sus criterios y no respetando la normativa europea.
Ahora hay una ley en marcha para este tema de obligatoriedad de uso de los productos registrados, algo que lleva en Europa desde hace años.
La cuestión es que ahora la marca notoria, oliéndose la tostada, ha introducido como parte de su surtido un producto de la clase 25, para poder oponerse en caso de que yo vaya al registro europeo en donde sí le van a exigir prueba de uso.
El producto de la clase 25 que comercializa esta marca notoria es distinto a los 5 ó 6 productos que yo registraré.
Qué posibilidades tengo de registro, ya que la marca es notoria y quizás por tener un solo producto, sea suficiente para que la EUIPO falle a favor de la oponente por prestigio y riesgo de confusión.
Gracias anticipadas por tu valoración,
Un saludo
Buenas tardes, Rogelio.
Para poder darte una respuesta más acertada debería conocer el nombre de la marca notoria y la tuya.
Aún así, a falta de estos datos, si los productos que tu has registrado dentro de la clase 25 no los ha solicitado esta marca podrías trabajar esa vía. Siempre y cuando la denominación de las marcas lo permitiera. Es decir, a pesar de que los dos habéis designado la clase 25, si dentro de esa clase tu has indicado unos productos y ellos no podrías emplear esa «carencia» para basar tu defensa.
Esto es lo que te puedo decir con los datos que tengo, pero creo que puedes hacerte una idea. Si aún así tuvieras más dudas estoy a tu entera disposición.
Un saludo.
Muchas gracias por tu respuesta José Luis. Como muy bien sabes, el problema estriba en la notoriedad, ya que aunque no sean los mismos productos, dan importancia a la cuestión de beneficiarse del prestigio consolidado de la marca notoria.
En la OEPM ya me denegaron el registro sin plantearse la falta de uso de la otra marca para dichos productos, cosa que no me sorprendió porque tengo una ligera idea de cómo funciona dicho organismo, sobre todo teniendo en cuenta que incluso a los que trabajan ahí se les permite registrar marcas, algo que debería estar totalmente prohibido por incompatibilidad superlativa, debido a la información que manejan.
Lo que tengo miedo es gastar el dinero en el intento europeo y que me lo denieguen por la oposición que la marca notoria registrada presentará.
Enfrentarse a una marca notoria siempre es complicado, ya que se tienen todas las de perder. Y aunque haya posibilidades de éxito se debe contar con que una oposición va a haber.
José Luis, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado.
Un saludo
Buenas tardes Jose Luis,
Estamos a 10 días del fin del plazo para que presenten oposiciones y una empresa de patentes Alemana me ha enviado un escrito solicitando que anule mi inscripción, alegando que representan a una marca con intencion de oponerse, el nombre de la marca es cuestion es «Wind», la empresa que registra: wind sportwear GMBH, está registrada de manera internacional en OEPM, en la misma categoría que yo y en otras tantas más. Mi marca es «Four Winds».
Alegan que puede dar a confusión, entiendo que no tienen el mismo nombre independientemente de que compartan una palabra, y doy por hecho que son términos comunes, con lo que no entiendo si es mera amenaza par que retire el registro o por contrario, puede haber fundamentos en su alegato.
Según tu experiencia, ¿crees que este tipo de similitudes lo pueden tener complicado para que salga adelante mi registro?
¿Son casos comunes que se rechace un registro por compartir una palabra común siendo ambas de la misma categoría?
Como dato extra, no tienen mercado ni distribuidores en España, mi registro es solo para españa. ellos están enfocados a deportes de agua, tales como Surf, WindSurf, Vela..etc y mi marca está destinada a moda urbana o casual, solo ropa, y sin relación con su sector.
Un saludo y muchas gracias, haces un gran trabajo, y si es necesario y opositan finalmente volvería a contactar contigo para dejarlo en manos de un profesional como bien dices.
Hola, Sergio.
Encantado de poder saludarte.
Es muy probable que finalmente se opongan, ya que este tipo de empresas suelen seguir este «modus operandi». En mi opinión aunque compartís la misma clase de servicios existen rasgos diferenciadores entre ambas marcas lo suficientemente importantes como para que la OEPM desestimase la oposición. Para que una oposición prospere se tienen que producir una serie de coincidencias que, en mi opinión, en este caso no se dan.
Mi consejo es que no retires la marca. Si no lo haces, como te comentaba, es muy probable que se oponegan, pero creo que las posibilidades de éxito por tu partes son bastantes.
Quedo a tu disposición ara lo que puedas necesitar.
Un saludo.
José Luis,
He visto en la web de la OEPM (a través de la consulta de marcas) que hay una oposición a mi registro por una marca Alemana registrada para toda Europa.
El denominativo es igual y una de sus clases de Niza es la que yo he intentado registrar.
Entiendo que sería posible quitar productos y servicios para no «pisar» a los de esta marca.
El problema es que no me ha llegado ninguna notificación (tengo el correo electrónico como medio de notificación).
¿Hay alguna forma de ver los motivos de la oposición y en que productos y servicios dentro de la clase de Niza está registrada la marca que se está oponiendo?
Muchas gracias y un saludo,
Nicolás
Hola, Nicolás.
En los próximos días/semanas te llegará por correo electrónico una carta de la OEPM en la que te informarán de que el expediente de tu marca queda en suspenso al existir una oposición. Las alegacioes de la oposición te las podrás descargar a través de un enlace que verás en el acuerdo de suspenso.
A partir de la publicación del suspenso en el BOPI empezará a correr el plazo de un mes para que contestes a la oposición planteada.
Muchas suerte.
Hola,
En diciembre del año pasado hice la solicitud para registrar mi marca KMONO Design (marca nacional M3748394(3) – KMONO DESIGN – clase 24) con el OEPM. Ayer al querer ver el estado de la solicitud en la pagina web del OEPM vi que otra marca (M3019317 – Quemono – clase 25) se opone a mi solicitud.
No me ha llegado ninguna notificación de la oposición ni la suspension de mi solicitud hasta la fecha de hoy (12 Marzo 2019). Ni email, ni carta… . Tampoco me quede claro como reaccionar. Donde y como defiendo mi marca lo mejor que possible? Tiene la oposición en mi caso alguna justificación visto que la clase es diferente, las palabras, colores, tipografía y icono son muy diferentes?
Gracias,
Tim.
Hola, Tim.
Aunque las marcas son similares designan clases distintas por lo que la oposición, en mi opinión, tiene poco recorrido.
La oposición ha sido presentada, pero todavía tienes que esperar unos días/semanas a que te notifiquen el acuerdo de suspenso de la marca junto con la oposición. A partir de ese momento tendrás un mes para contestar a esa oposición.
La contestación debe hacerse en un documento que deberá adjuntarse en el momento de presentar se aquella por vía telepática a través de la web de la OEPM. Este documento tiene que reflejar las diferencias entre marcas y los motivos por los que sí debería concederse el registro basándose en lo que dispone la Ley de Marcas y la Jurisprudencia de los tribunales en materia de signos distintivos.
Si necesitas más información o puedo ayudarte en algo quedo a tu disposición.
Un saludo.
Hola,
Estoy redactando las alegaciones porque solicité una marca y me han puesto una oposición, las alegaciones de la marca oponente se refieren tanto a la clase en la que está inscrita como al denomitativo en sí.
Es cierto que el nombre es el mismo, y ambos tenemos un descriptor, mi pregunta es ¿si cambio el orden para que la denominación descriptiva sea la principal se puede considerar que subsano el error?; la otra posibilidad que me había planteado es alargar el nombre y solo coincidirían en la raíz, pero no sé si eso puede considerarse un cambio muy drástico y, por ende, requeriría una solicitud distinta.
En cuanto a la clase, la que escogí es porque es un concepto más genérico que se ciñe muy bien a los servicios que presto. Aunque en la clase coincidimos, los servicios que prestamos son distintos (aunque similares); sin embargo, tendría opción a inscribir los servicios en otras clases que serían más concretas (es decir, no sería el concepto que lo abarcaría todo, sino que tendría que escoger varias clases). ¿Es preferible mantener la clase y argumentar las diferencias o directamente es preferible cambiar la clase?
Ambas preguntas giran en torno a lo mismo, no sé si en las alegaciones puedo dar opciones o tendría que escoger un plan.
Gracias
Hola, Diana.
Llegados a este punto no podrías modificar la denominación de ninguna forma.
A juzgar por lo que comentas, y a falta de ver el caso, lo mejor sería que presentases una nueva solicitud de registro subsanando todo aquello que pueda dar lugar a una oposición.
Para cualquier cuestión estoy a tu total disposición.
Un saludo.
Un contenido genial para saber cómo contestar a la oposición de marca. Creo que muchas veces es un escenario que nunca contemplamos, pensando que nos la van a aceptar. Sin embargo, es muy importante estar preparado para cualquier tipo de resolución, como por ejemplo estos casos. Enhorabuena por el artículo, muy completo y bien explicado, además de contener unos consejos muy útiles.
Yo he solicitado el registro de una marca en la Clase 35, con distintivo gráfico, y, ATENCIÓN, se me ha opuesto una marca con idéntica denominación, pero entrecomillada » » y en la Clase 16 que es una publicación en papel!!
aAsunto complicado. Si las denominaciones son iguales (el tema de las comillas es irrelevante) y aunque las clases son distintas están relacionadas, será difícil sacarlo adelante. Habría que verlo.
La mia va con distintivo gráfico. http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M4146073
Sinceramente, no entiendo que una publicación en papel en Clase 16 blinde cualquier acción de Marketing.
Se pueden presentar alegaciones, pero es complicado (no imposible), ya que el margen de maniobra es escaso.
Saludos Jose Luis,
cuando estaban a punto de cumplirse los dos meses de plazo para presentar oposiciones al registro de mi marca, justo el ultimo día alguien presentó una oposición a mi marca. Por lo que he podido investigar, ya que aun no he recibido la comunicación por parte de la OEPM, se dan los siguientes puntos en la marca opositora. En primer lugar no aparece en la OEPM, solo en la EUIPO. La fecha de registro que aparece en EUIPO es posterior a las fechas de presentación y publicación en el BOPI de mi marca. Las marcas son diferentes, ya que la marca opositora añade la palabra CLUB, y también una H a la palabra «coincidente» asi como cambia una Y por una I latina. Los distintivos figurativos de ambas marcas no guardan ninguna similitud entre ellas por lo que es totalmente imposible confundirlas. Aunque las marcas coinciden en las clases NIZA 9 y 35, por lo que he visto esta marca se dedica al software y aplicaciones móviles, etc. mientras mi marca esta enfocada a venta y comercialización de ropa y accesorios. Tambien me encuentro en poder de los dominios de internet tanto «.com» como «.es» escrito como esta registrada mi marca, que como digo es totalmente diferente a la marca opositora. Muchas gracias, espero que me puedas dar tu opinion y ayuda, un saludo.
Hola, necesito ayuda. El 21 de Septiembre me enviaron la suspensión por forma, es un logo que yo misma he diseñado y el nombre que utilizo como ilustradora, firma de mis ilustraciones y productos relacionados, también tengo mis contratos y facturas donde aparecen tanto el nombre como la firma así que tengo material para demostrarlo. Sin embargo no se por donde empezar para redactar la contestación, como la iniciarías? Me seria de gran ayuda.
Gracias
Hola, Estefanía.
Si quieres envíame por mail el acuerdo de suspensión de forma y te comento.
Un saludo.
Buenas, tengo una duda.
En cuanto a las alegaciones contra una oposición, ¿son públicas? Es decir, ¿se puede ver la contestación a la oposición de cualquier expediente, en alguna base de datos o registro?
Hola Jose Luis me he topado con esta web y me parece que podrías hacharme una mano, te lo agradecería y suelo ser considerado con la gente que me ayuda eso te lo aseguro. Se han opuesto al registro de mi marca otra empresa de Almeria, me acaban de notificar por correo y ya tengo las 22paginas que mi opositor ha presentado, podriamos escribirnos o llamarnos para que me des algunas directrices? muchas gracias de antemano
Hola, Carlos.
Por supuesto. Tiene mi contacto en la web.
Un saludo.
¡Hola, buenas!
He dado con este foro buscando fórmulas para alegar contra una denegación de marca, en mi caso porque atenta contra las buenas costumbres (he incluido la palabra «putos» en la marca). Había pensado alegar que ya existe, por ejemplo, Putos Modernos como marca registrada, y también el carácter cómico de mi marca (va a ser una tienda y marca de productos de broma). No sé si estos son suficientes argumentos o lo tengo perdido de todas formas…
Saludos y gracias
Buenos días José Luis,
Recientemente se ha publicado en el Boletín de Marcas de La Unión Europea, la solicitud de registro de marca europea (Holandesa) en fecha 25/03/2024. Quisiéramos presentar OPOSICIÓN para distinguir los productos y servicios de la clase 11, así como, la denominación pues es similar a la de nuestra marca española, presentada y otorgada el 22/09/2021; y concedida el 18/07/2022. Disponemos de plazo hasta el próximo 25 de junio de 2024.
Siendo dos organismos diferentes donde han sido registradas ambas solicitudes, podemos presentar igualmente OPOSICIÓN alegando nuestra antigüedad y similitud de denominación?
Gracias.
Hola, Jessica.
Podéis presentar la oposición, ya que las marca seuropeas afectan también a España. De manera que, aunque sean organismos diferentes, la implicación (propiedad industrial) afecta a un mismo territorio.
Un saludo.