Durante el proceso de registro de marca hay un momento en que tu signo es publicado en el BOPI durante dos meses. Tu marca queda expuesta a que terceras puedan oponerse a que tu marca prospere. Si esto llega a ocurrir, la OEPM te lo hará saber. En ese momento tendrás que contestar a las oposiciones planteadas. Para ello deberás deberás hacer gala de tus mejores habilidades redactoras para defender tu marca.
Una vez que tu marca es publicada en el BOPI empezará a correr el plazo de dos meses para que los titulares de derechos de marcas anteriores, que consideren que tu marca puede llegar a poner en riesgo a la suya, creando confusión en sus usuarios por ejemplo, puedan oponerse.
El hecho de que se planteen oposiciones a tu marca no es algo que ocurra siempre, pero no es menos cierto de que es basante frecuente. Por eso hay que estar preparados.
La principal consecuencia de que se presenten oposiciones al registro de tu marca es que el proceso de registro quedará en suspenso hasta que el tema sea resuelto. Lo cual puede llevar más tiempo del deseado.
La OEPM te notificará las oposiciones y tendrás un mes para contestarlas. La contestación hay que presentarla ante la misma OEPM, por correo certificado o, la opción más cómoda si resides fuera de Madrid, por Internet a través de su sede electrónica. En este caso no hay que abonar ninguna tasa y es muy recomendable no agotar el plazo para presentar la contestación.
Cómo redactar la contestación
Cuando la OEPM te notifique el suspenso te enviará un e-Mail en el que te facilitará los datos de quien se ha opuesto a tu marca y la información sobre su signo distintivo. Para redactar con éxito tu contestación tendrás que tener en cuenta los siguientes:
- Tienes que rellenar el formulario 4007 (aquí lo tienes). Como verás, el espacio para las alegaciones es más bien escaso de manera que podrás adjuntar un escrito complementario explayandote más.
- Analiza la fecha de concesión de registro de la marca que impugna la tuya.
- Compara tu marca con la suya.
- Lee con detenimiento las alegaciones en las que se basa el escrito del opositor.
- Anota todos y cada uno de sus argumentos.
- Busca en la Ley de Marcas aquellas disposicones en las que se basa el opositor para poder refutarla.
- Métete en la web de la OEPM y busca en su base de datos jurisprudencia que avale tu postura.
- Cuando tengas toda la fundamentación en que se basará tu contestación empieza a redactar. No tengas miedo a ocupar mucho espacio, pero ten en cuenta que la claridad y la concreción son grandes virtudes en todo tipo de escritos. Por supuesto evita hacer valoraciones subjetivas y sin valor jurídico.
- Firma el modelo 4007 y la última página de las alegaciones.
También es posible que el motivo de que tu marca quede en suspenso sea porque la OEPM considera que existen defectos de fondos. En este caso tendrás que analizar cual ese ese motivo (generalmente basado en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas) y tendrás que acreditar que los motivos que indican para dejar tu expediente en suspenso no son tales.
Otras cuestiones a tener en cuenta
Hay ocasiones, las menos, en que en las probabilidades de que tu marca salga ilesa del trance de las oposciones son remotas. Por ello se te da la posibilidad de realizar diversas modificaciones en tu signo o en los productos que registraste.
Se pueden hacer todas las modificaciones que se deseen, siempre y cuando no se se altere la marca tanto que llegue a ser completamente diferente a la que se presentó originariamente su registro.
Esta gestión es un tanto complicada pero no imposible. Si te ves capaz de redactar tú mismo la contestación, adelante; pero si no lo ves claro acude a un profesional antes de que se aproxime el plazo de vencimiento de la contestación. Haciendo esto te podrás dedicar a otras cosas mientras tienes la certeza de que tu marca está en manos expertas.
Finalmente te quiero transmitir un mensaje de esperanza: la inmensa mayoría de las marcas salen adelante con o sin oposiciones. Se trata de realizar un buen trabajo antes de iniciar el proceso de registro y cuando surjan contingencias como la que te acabo de explicar.
También puedes presentar un recurso de alzada para que instancias superiores verifiquen si tienes razón o no.
Si te quedan dudas, puedes dejarme un comentario y te lo responderé encantado. También puedes compartir este post en redes sociales para ayudar a otras personas a resolver sus posibles dudas.
Para más información sobre este tema puedes ver este otro artículo.
Una duda. Mientras hay un suspenso por oposición, se presentan las alegaciones y se resuelve el expediente entiendo que no se podría hacer uso de la marca. Es esto así?
Hola, Miguel.
Sí podrías usar la marca, ya que el registro no es obligatorio, pero en caso de que te denegasen la marca lo hecho hasta ese momento sería susceptible de ser anulado por quien hubiera presentado la oposición.
Un saludo.
Buenos Días Jose Luis, tengo una duda, para realizar unas alegaciones al recurso de alzada que sigue a la desestimación de la oposición a la solicitud, necesito rellenar alguna formulario oficial de la OEPM y en ese caso cuál es. Y en segundo lugar para realizar esas alegaciones tengo que pagar alguna tasa?
Un saludo.
Hola, Pedro. Gracias por tu comentario.
Para contestar al recurso de alzada que se ha presentado no hay formulario alguno. Tienes que redactarlas en un folio en blanco dejando claro quiénes son las partes, cuál es la marca en debate y los motivos en que basas tu contestación.
Cuando eres tu quien contesta al recurso de alzada de la otra parte no tienes que abonar tasas. En cambio si presentar tu el recuso, sí.
Un saludo.
Saludos José Luis:
Tengo una notificación de oposición, que argumentos puedo presentar sí las denominación son iguales en las cinco primeras letras, pero son de diferentes idiomas, mi marca es mixtas y la parte contraria es denominativa.
Agradecería sí me dieras alguna base doctrinal y jurídica que pueda usarla amigos favor.
Desde Bolivia.
Hola, Antonio.
Tendrías que basarte en la ley de Bolvia, la cual desconozco.
Quizá lo mejor sería que enfatizases las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales de ambas marcas para marcar las distancias entre una y otra. En cuanto la doctrina y la jurisprudencia, como te decía antes, no te puedo ser de gran ayuda, ya que no conozco la ley de tu país.
Un saludo.
Hola José Luis,
Me han presentado una oposición por fondo, ya que uso el termino natural y comentan que es susceptible de error.
Se podría quitar el termino natural y aún así no habría que pagar ningún tipo de tasa cierto?
Hola, Eva.
Gracias por tu comentario.
No comprendo muy bien tu pregunta. Si quieres envíame un e-mail (joseluis@joseluisrequero.com) desarrollando un poco el asunto y te contesto de forma más específica.
Disculpa.
José Luis, gracias por este magnifico manual de ayuda y por compartirlo con todos. Recientemente acaban de oponerse a mi peticion de registro de marca mixta, son coincidentes la clasificacion, y según el impugnante podria haber una confusion fonetica, en realidad, ni el logo se parece, ni la tipografia, el nombre que intento registrar es un vocablo anglosajon, mientras que la marca opositora su vocablo es en castellano, la unica diferencia es la falta en mi marca de una «O» final. Bien, tras ponerte en antecedentes, he leido en tu post que existe cierta flexibilidad a la hora de corregir de algun modo la marca a registrar, siempre que no desvirtue completamente el nombre, o logo original. De hecho mi idea es cambiar el nombre completo por su correspondencia al inglés, y cambiar el orden de las palabras asi la fonetica no coincidiria, vamos de hecho no se parecen pero bueno. Mi pregunta es, para esa ligera modificacion, hay algun modelo concreto para hacerlo, o es obligatorio empezar de nuevo todo el proceso.
Gracias , un saludo
Hola, Manuel.
Gracias por tu comentario.
No es necesario que empieces de nuevo. Sólo tienes que descargar el formulario para lña contestación al suspenso e indicar la casilla de «Nueva reproducción del signo» y acompañar el nuevo signo explicando en las alegaciones las diferencias que existen con respecto al original.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo y muchas suerte.
Buenas tardes,te quería comentar un tema a ver si tu mente puedes aclarar algo,hace un año inauguramos una empresa s,l la cual se registró ante notario y tenemos nuestro Cif en el mercantil autorizado etc,hace cosa de un mes o así otra empresa del mismo sector y de una localidad vecina registró nuestro nombre como suyo,pone nuestro nombre de empresa y debajo como si fuese suyo,por ejemplo….pepe Perez by Antonio Pérez para que me entiendas,se dedica a visitar a nuestros clientes disciendo que la marca es suya y que nosotros le quisimos quitar el nombre y que deben de comprarle a él ya que el nosotros no podemos usar ese nombre,mi pregunta es…..puede hacer eso?no sirve de nada que mi empresa esté registrada en todos lados con ese nombre?yo me enteré a los pocos días y registré mi marca pero pocos días después que el.
Que debo de poner en la oposición?gracias.
Hola, Ángel.
Habría que mirarlo a conciencia porque, a priori, parece un tema de competencia desleal. Pero, a parte habría que mirar los nombres de las dos marcas para pensar en una causa de oposición.
Quedo a tu disposición por si quieres hablar del tema con más detenimiento.
Un saludo.
Buenas tardes José Luis,
Mi duda es la siguiente. Como antecedentes para que puedas valorar el tema te diré:
Existe una marca notoria en España que realmente se dedica a la fabricación y comercialización de un producto de la clasificación Niza 18.
Sin embargo esta marca realizó varios registros sucesivos en el tiempo (tres) ampliando el número de productos. Curiosamente o corruptamente la OEPM le permitió la última vez registrar todos los productos de la clase 18 y todos los productos de la clase 25. Deben ser un total de 300.
Yo tengo un proveedor cuyo nombre coincide con dicha marca y quise registrar la marca para 5 productos de la clase 25. Sabía que iba a haber oposición y yo iba a basar mi defensa en la falta de uso por parte del oponente pero la OEPM es cuando menos singular aplicando sus criterios y no respetando la normativa europea.
Ahora hay una ley en marcha para este tema de obligatoriedad de uso de los productos registrados, algo que lleva en Europa desde hace años.
La cuestión es que ahora la marca notoria, oliéndose la tostada, ha introducido como parte de su surtido un producto de la clase 25, para poder oponerse en caso de que yo vaya al registro europeo en donde sí le van a exigir prueba de uso.
El producto de la clase 25 que comercializa esta marca notoria es distinto a los 5 ó 6 productos que yo registraré.
Qué posibilidades tengo de registro, ya que la marca es notoria y quizás por tener un solo producto, sea suficiente para que la EUIPO falle a favor de la oponente por prestigio y riesgo de confusión.
Gracias anticipadas por tu valoración,
Un saludo
Buenas tardes, Rogelio.
Para poder darte una respuesta más acertada debería conocer el nombre de la marca notoria y la tuya.
Aún así, a falta de estos datos, si los productos que tu has registrado dentro de la clase 25 no los ha solicitado esta marca podrías trabajar esa vía. Siempre y cuando la denominación de las marcas lo permitiera. Es decir, a pesar de que los dos habéis designado la clase 25, si dentro de esa clase tu has indicado unos productos y ellos no podrías emplear esa «carencia» para basar tu defensa.
Esto es lo que te puedo decir con los datos que tengo, pero creo que puedes hacerte una idea. Si aún así tuvieras más dudas estoy a tu entera disposición.
Un saludo.
Muchas gracias por tu respuesta José Luis. Como muy bien sabes, el problema estriba en la notoriedad, ya que aunque no sean los mismos productos, dan importancia a la cuestión de beneficiarse del prestigio consolidado de la marca notoria.
En la OEPM ya me denegaron el registro sin plantearse la falta de uso de la otra marca para dichos productos, cosa que no me sorprendió porque tengo una ligera idea de cómo funciona dicho organismo, sobre todo teniendo en cuenta que incluso a los que trabajan ahí se les permite registrar marcas, algo que debería estar totalmente prohibido por incompatibilidad superlativa, debido a la información que manejan.
Lo que tengo miedo es gastar el dinero en el intento europeo y que me lo denieguen por la oposición que la marca notoria registrada presentará.
Enfrentarse a una marca notoria siempre es complicado, ya que se tienen todas las de perder. Y aunque haya posibilidades de éxito se debe contar con que una oposición va a haber.
José Luis, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado.
Un saludo
Buenas tardes Jose Luis,
Estamos a 10 días del fin del plazo para que presenten oposiciones y una empresa de patentes Alemana me ha enviado un escrito solicitando que anule mi inscripción, alegando que representan a una marca con intencion de oponerse, el nombre de la marca es cuestion es «Wind», la empresa que registra: wind sportwear GMBH, está registrada de manera internacional en OEPM, en la misma categoría que yo y en otras tantas más. Mi marca es «Four Winds».
Alegan que puede dar a confusión, entiendo que no tienen el mismo nombre independientemente de que compartan una palabra, y doy por hecho que son términos comunes, con lo que no entiendo si es mera amenaza par que retire el registro o por contrario, puede haber fundamentos en su alegato.
Según tu experiencia, ¿crees que este tipo de similitudes lo pueden tener complicado para que salga adelante mi registro?
¿Son casos comunes que se rechace un registro por compartir una palabra común siendo ambas de la misma categoría?
Como dato extra, no tienen mercado ni distribuidores en España, mi registro es solo para españa. ellos están enfocados a deportes de agua, tales como Surf, WindSurf, Vela..etc y mi marca está destinada a moda urbana o casual, solo ropa, y sin relación con su sector.
Un saludo y muchas gracias, haces un gran trabajo, y si es necesario y opositan finalmente volvería a contactar contigo para dejarlo en manos de un profesional como bien dices.
Hola, Sergio.
Encantado de poder saludarte.
Es muy probable que finalmente se opongan, ya que este tipo de empresas suelen seguir este «modus operandi». En mi opinión aunque compartís la misma clase de servicios existen rasgos diferenciadores entre ambas marcas lo suficientemente importantes como para que la OEPM desestimase la oposición. Para que una oposición prospere se tienen que producir una serie de coincidencias que, en mi opinión, en este caso no se dan.
Mi consejo es que no retires la marca. Si no lo haces, como te comentaba, es muy probable que se oponegan, pero creo que las posibilidades de éxito por tu partes son bastantes.
Quedo a tu disposición ara lo que puedas necesitar.
Un saludo.
José Luis,
He visto en la web de la OEPM (a través de la consulta de marcas) que hay una oposición a mi registro por una marca Alemana registrada para toda Europa.
El denominativo es igual y una de sus clases de Niza es la que yo he intentado registrar.
Entiendo que sería posible quitar productos y servicios para no «pisar» a los de esta marca.
El problema es que no me ha llegado ninguna notificación (tengo el correo electrónico como medio de notificación).
¿Hay alguna forma de ver los motivos de la oposición y en que productos y servicios dentro de la clase de Niza está registrada la marca que se está oponiendo?
Muchas gracias y un saludo,
Nicolás
Hola, Nicolás.
En los próximos días/semanas te llegará por correo electrónico una carta de la OEPM en la que te informarán de que el expediente de tu marca queda en suspenso al existir una oposición. Las alegacioes de la oposición te las podrás descargar a través de un enlace que verás en el acuerdo de suspenso.
A partir de la publicación del suspenso en el BOPI empezará a correr el plazo de un mes para que contestes a la oposición planteada.
Muchas suerte.
Hola,
En diciembre del año pasado hice la solicitud para registrar mi marca KMONO Design (marca nacional M3748394(3) – KMONO DESIGN – clase 24) con el OEPM. Ayer al querer ver el estado de la solicitud en la pagina web del OEPM vi que otra marca (M3019317 – Quemono – clase 25) se opone a mi solicitud.
No me ha llegado ninguna notificación de la oposición ni la suspension de mi solicitud hasta la fecha de hoy (12 Marzo 2019). Ni email, ni carta… . Tampoco me quede claro como reaccionar. Donde y como defiendo mi marca lo mejor que possible? Tiene la oposición en mi caso alguna justificación visto que la clase es diferente, las palabras, colores, tipografía y icono son muy diferentes?
Gracias,
Tim.
Hola, Tim.
Aunque las marcas son similares designan clases distintas por lo que la oposición, en mi opinión, tiene poco recorrido.
La oposición ha sido presentada, pero todavía tienes que esperar unos días/semanas a que te notifiquen el acuerdo de suspenso de la marca junto con la oposición. A partir de ese momento tendrás un mes para contestar a esa oposición.
La contestación debe hacerse en un documento que deberá adjuntarse en el momento de presentar se aquella por vía telepática a través de la web de la OEPM. Este documento tiene que reflejar las diferencias entre marcas y los motivos por los que sí debería concederse el registro basándose en lo que dispone la Ley de Marcas y la Jurisprudencia de los tribunales en materia de signos distintivos.
Si necesitas más información o puedo ayudarte en algo quedo a tu disposición.
Un saludo.
Hola,
Estoy redactando las alegaciones porque solicité una marca y me han puesto una oposición, las alegaciones de la marca oponente se refieren tanto a la clase en la que está inscrita como al denomitativo en sí.
Es cierto que el nombre es el mismo, y ambos tenemos un descriptor, mi pregunta es ¿si cambio el orden para que la denominación descriptiva sea la principal se puede considerar que subsano el error?; la otra posibilidad que me había planteado es alargar el nombre y solo coincidirían en la raíz, pero no sé si eso puede considerarse un cambio muy drástico y, por ende, requeriría una solicitud distinta.
En cuanto a la clase, la que escogí es porque es un concepto más genérico que se ciñe muy bien a los servicios que presto. Aunque en la clase coincidimos, los servicios que prestamos son distintos (aunque similares); sin embargo, tendría opción a inscribir los servicios en otras clases que serían más concretas (es decir, no sería el concepto que lo abarcaría todo, sino que tendría que escoger varias clases). ¿Es preferible mantener la clase y argumentar las diferencias o directamente es preferible cambiar la clase?
Ambas preguntas giran en torno a lo mismo, no sé si en las alegaciones puedo dar opciones o tendría que escoger un plan.
Gracias
Hola, Diana.
Llegados a este punto no podrías modificar la denominación de ninguna forma.
A juzgar por lo que comentas, y a falta de ver el caso, lo mejor sería que presentases una nueva solicitud de registro subsanando todo aquello que pueda dar lugar a una oposición.
Para cualquier cuestión estoy a tu total disposición.
Un saludo.
Un contenido genial para saber cómo contestar a la oposición de marca. Creo que muchas veces es un escenario que nunca contemplamos, pensando que nos la van a aceptar. Sin embargo, es muy importante estar preparado para cualquier tipo de resolución, como por ejemplo estos casos. Enhorabuena por el artículo, muy completo y bien explicado, además de contener unos consejos muy útiles.
Yo he solicitado el registro de una marca en la Clase 35, con distintivo gráfico, y, ATENCIÓN, se me ha opuesto una marca con idéntica denominación, pero entrecomillada » » y en la Clase 16 que es una publicación en papel!!
aAsunto complicado. Si las denominaciones son iguales (el tema de las comillas es irrelevante) y aunque las clases son distintas están relacionadas, será difícil sacarlo adelante. Habría que verlo.
La mia va con distintivo gráfico. http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M4146073
Sinceramente, no entiendo que una publicación en papel en Clase 16 blinde cualquier acción de Marketing.
Se pueden presentar alegaciones, pero es complicado (no imposible), ya que el margen de maniobra es escaso.
Saludos Jose Luis,
cuando estaban a punto de cumplirse los dos meses de plazo para presentar oposiciones al registro de mi marca, justo el ultimo día alguien presentó una oposición a mi marca. Por lo que he podido investigar, ya que aun no he recibido la comunicación por parte de la OEPM, se dan los siguientes puntos en la marca opositora. En primer lugar no aparece en la OEPM, solo en la EUIPO. La fecha de registro que aparece en EUIPO es posterior a las fechas de presentación y publicación en el BOPI de mi marca. Las marcas son diferentes, ya que la marca opositora añade la palabra CLUB, y también una H a la palabra «coincidente» asi como cambia una Y por una I latina. Los distintivos figurativos de ambas marcas no guardan ninguna similitud entre ellas por lo que es totalmente imposible confundirlas. Aunque las marcas coinciden en las clases NIZA 9 y 35, por lo que he visto esta marca se dedica al software y aplicaciones móviles, etc. mientras mi marca esta enfocada a venta y comercialización de ropa y accesorios. Tambien me encuentro en poder de los dominios de internet tanto «.com» como «.es» escrito como esta registrada mi marca, que como digo es totalmente diferente a la marca opositora. Muchas gracias, espero que me puedas dar tu opinion y ayuda, un saludo.
Hola, necesito ayuda. El 21 de Septiembre me enviaron la suspensión por forma, es un logo que yo misma he diseñado y el nombre que utilizo como ilustradora, firma de mis ilustraciones y productos relacionados, también tengo mis contratos y facturas donde aparecen tanto el nombre como la firma así que tengo material para demostrarlo. Sin embargo no se por donde empezar para redactar la contestación, como la iniciarías? Me seria de gran ayuda.
Gracias
Hola, Estefanía.
Si quieres envíame por mail el acuerdo de suspensión de forma y te comento.
Un saludo.
Buenas, tengo una duda.
En cuanto a las alegaciones contra una oposición, ¿son públicas? Es decir, ¿se puede ver la contestación a la oposición de cualquier expediente, en alguna base de datos o registro?