Distintas soluciones a un mismo problema: El registro (o intento de registro) de tu marca por una persona ajena a ti.
El hecho de que un tercero esté gestionando el registro de una marca idéntica a la tuya, o que ya lo haya hecho, no es obstáculo para que puedas tomar cartas en el asunto y buscar un solución. Simplemente tienes que saber cuál es el procedimiento adecuado a tu caso.
En este nuevo post te daré algunas de las principales claves para que sepas qué camino debes tomar a la hora de optar entre oposición o reivindicación de marca.
Como comentaba, la Ley de Marcas pone a nuestra disposición tres mecanismos para evitar que alguien se haga con nuestro signo distintivo. En función de la naturaleza de la marca y el estado en que se encuentre el registro del signo del tercero habrá que optar por unas u otras.
A fin de no liar las cosas procuraré ser lo más conciso y esquemático posible.
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¿Cuándo hay que presentar una oposición a la marca?
Cuando tienes conocimiento del ultraje que pretende un conocido de registrar tu marca, lo primero que le nace a uno es presentar una oposición. Sin embargo, hay que ser conocedor del asunto para saber si es la mejor opción y para ello hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:
1. En qué estado está el expediente
El plazo para presentar un oposición es de dos meses a contar desde que se publicó la solicitud de registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Si presentas las alegaciones fuera de este plazo, fracasarás.
2. Objeto de la oposición
Teniendo en cuenta que tu marca no está registrada solo puedes basar la oposición en que tu signo no está registrado, pero es notoriamente conocido en España. Esto quiere decir que tu marca debe tener un cierto reconocimiento en su sector y ello debe ser acreditado documentalmente por medio de recortes de prensa, publicidad, facturación, etc.
Probar la notoriedad de una marca no siempre es fácil, por eso hay que analizar con mucho cuidad el caso concreto.
Otra opción, un poco más acesible al común de los mortales, es la que plantea el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, según el cual se podrá interponer una oposición cuando la marca afectada no esté registrada, sea igual o similar a la que se pretende proteger y, además, designe iguales o parecidos productos o servicios. En este caso tendrás que acreditar el uso efectivo y real del signo distintivo.
¿Cuándo hay que optar por la acción reivindicatoria?
Si no te es posible presentar la oposición por no concurrir estos elementos no pasa nada. Tienes la opción de la acción reivindicatoria, que en mi opinión es la más segura de las tres por los siguientes motivos:
- No es necesario acreditar la notoriedad de la marca (aunque si lo es, mejor).
- Basta con probar que tu marca fue creada con anterioridad a la fecha de presentación de la marca «usurpadora».
- El plazo para interponer tal acción es bastante más amplio que el de la oposición. Concretamente se puede iniciar antes de obtener el registro o en el plazo de cinco años a contar desde que se la OEPM concedió la marca.
Por otro lado, esta alternativa presenta dos «contras» que también se deben tener en cuenta:
- Se trata de un proceso judicial, por lo que la resolución del pleito te llevará unos cuantos meses (o años).
- Necesiatrás contratar los servicios de un abogado, a poder ser especialista en marcas, y de un procurador.
- Es más caro que la simple oposición.
Pese a todo esto, como te decía, considero que es la opción más segura ya que la actividad probatoria en que se basa el pleito es más simple que la de la oposición, en la que tienes que acreditar una notoriedad, que a lo peor no tienes, o sencillamente se te ha pasado el plazo, lo cual tampoco es nada extraño.
Si tienes alguna duda sobre este tema o te puedo ayudar de alguna forma, en la barra lateral derecha tienes un teléfono de contacto y un formulario. Te atenderé encantado. Igualmente me puedes dejar un comentario con tus impresiones o lo que consideres.
Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!
