El artículo 5 de la Ley de Marcas recoge todas aquellas prohibiciones que tienen un carácter absoluto. Es decir, los signos que incurren en alguno de estos impedimentos no pueden acceder al registro por entrañar un problema intrínseco.
Esto quiere decir que es la propia OEPM quien pone de manifiesto el impedimento, a diferencia de lo que ocurre con las prohibiciones relativas, que es el titular de una marca anterior quien debe tratar de impedir el registro por considerar que la nueva marca vulnera sus derechos adquiridos.
El artículo 5.1.b)
El artículo 5 de la Ley de Marcas se compone de catorce epígrafes, que recogen situaciones determinadas en base a las cuales una marca no podrá ser concedida.
De entre esos catorce puntos a los que me refiero, el que con más frecuencia nos solemos encontrar es el segundo.
El artículo 5.1.b) dispone que no se podrán registrar como marcas (o nombres comerciales) aquellos que carezcan de carácter distintivo.
Hemos de recordar que la Ley de Marcas dice que la finalidad de los signos es la de diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de otras.
Básicamente, lo que este artículo prohíbe es el registro de aquellas marcas que tengan un carácter genérico. Para que te hagas una idea, no se pueden registrar como marca o nombre comercial términos como «Perro«, «Cielo azul» o «Parque«, por poner algunos ejemplos.
La problemática de este precepto va más allá de lo dicho en el anterior párrafo. Los tribunales, a lo largo de varias sentencias, han fijado cuáles son los criterios para estimar la distintividad de la marca.
En este sentido, consideran que los signos deben tener distintividad mínima y por ello no se aceptarían las marcas excesivamente simples y tampoco las que sean excesivamente complejas.
Para apreciar la distintividad, también, es importante poner la marca en relación con los productos y/o servicios que oferta y la percepción que su público objetivo tendrá de ella.
Finalmente, hay que destacar que las marcas no tienen porqué ser dechado de originalidad.
En el marco de este artículo podemos hablar de los colores. Un tema que se las trae. Según la ley se pueden registrar los colores. Sin embargo, hay que destacar que es muy difícil registrarlos, ya que no es posible que una persona, ya sea física o jurídica, se adueñe de un color y, por tanto, adquiera una ventaja competitiva.
En este punto, a la hora de que un color determinado pueda acceder al registro se debe valorar su distintividad. Quizá uno de los mejores ejemplos que existen sobre color distinguible es el azul Nivea. Todos lo conocemos.
No obstante, el mismo artículo 5 dispone que aquellas marcas que debido al uso que se haya hecho de ellas antes de la solicitud de registro y que hayan adquirido distintividad, cosa nada infrecuente, podrán ser concedidas.
Eso sí, el expediente quedará inexorablemente en suspenso por causa del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas. En ese momento deberás presentar pruebas de uso y alegar esa distintividad adquirida.
La lección que debemos extraer de lo que he expuesto en este breve post, es que antes de formular una solicitud de registro de marca se debe hacer un estudio de viabilidad en el que habrán de determinarse si tu marca incurre en alguno de los casos del artículo 5 o si existen signos anteriores que puedan llegar a oponerse a tu marca por guardar algún parecido.
