La mala fe como causa de nulidad de marcas

Es bastante frecuente esa situación en la que alguien descubre que otra persoina ha registrado una marca igual o muy parecida a la suya.

En esos momentos lo más normal es argumentar la existencia de mala fe, lo cual en no pocas ocasiones es cierto.

Sin embargo, es importante delimitar qué se considera mala fe a los efectos del registro de una marca a fin de enfocar correctamente el asunto.

Cuándo alegar mala fe

Como sabrás, cuando se presenta una solicitud de registro de marca existe la posibilidad de plantear una oposición a dicho registro cuando cabe la posibilidad de incurrir en riesgos de confusión  otras circiunstancias.

No obstante, en este momento no es posible alegar la presencia de mala fe, ya que la Ley de Marcas establece claramente cuáles son las causas de oposición al registro de un signo.

Entonces ¿cuándo se puede alegar? la respuesta la encontramos en el artículo 51.1.b) según el cual se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante de dicho signo hubiera obrado de mala fe.

Si nos fijamos en el contenido de este artículo veremos que la nulidad debe ser instada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien por medio de una demanda reconvencional. 

Esto merece un pequeño matiz a tener en cuenta.

La Ley de Marcas fue modificada recientemente y algunos de los cambios que experimentó todavía no han entrado en vigor, como es el caso de la nulidad y la caducidad de las marcas, que lo hará en enero de 2023.

Por tanto, hasta entonces todas las demandas de nulidad han de ser cursadas ante los tribunales.

Qué es la mala fe

Se considera que alguien ha obrado de mala fe cuando obtiene algo de forma ilícita, fraudulenta, violenta, etc.

De manera que si alguien registra una marca habiendo mediado alguno de estos adjetivos, cabría pensar que ha actuado de mala fe.

Sin embargo, esto podría no llegar a ser así, ya que nuestra jurisprudencia ha desarrollado este concepto ampliamente.

A grandes rasgos, existen dos concidiciones principales para considerar que alguien está actuando de mala fe: 

Conocimiento previo de la existencia de una marca

Resulta bastante obvio, pero es requisito indispensable que quien ha obtenido el registro de un signo tuviera previamente conocimiento de que la marca que solicitó ya existía con anterioridad. 

Hay que destacar otra obviedad y es que a mayor notoriedad de la marca, más mala fe podremos considerar.

En casos normales, hay ocasiones en las que no es tan sencillo acreditar la existencia de ese conocimiento, ya que el solicitante podría registrar una marca no protegida con la que no tiene vínculo alguno.

En la mayoría de los asuntos el vínculo entre los propietarios de las marcas es lo que determina el conocimiento del signo y la posible presencia de mala fe. 

Intencionalidad del registro

Para determinar si existe mala fe en el registro de una marca es clave concretar las intenciones del solicitante.

Esto significa que si una persona desea tener los derechos sobre un signo distintivo con el único fin de no usarlo e impedir que su legítimo propietario no pueda utilizarlo, sin duda nos encontraremos ante un caso claro de mala fe.

Si por el contrario, esta persona solicita el registro con el firme deseo de utilizar la marca ante la falta de uso de su propietario, dificilmente podremos considerar que exite una actitud dolosa por su parte, ya que uno no utiliza el signo y otro desea explotarlo.

A grandes rasgos, estos son los dos principales aspectos sobre los que pivota la consideración de mala fe en una solicitud de registro de marca. 

En un escenario judicial es muy importante poder acreditar, al menos, estos dos extremos, puesto que si uno de ellos carece de consistencia se podría venir abajo la línea de defensa.

Del mismo modo, si se pueden apuntalar los requisitos que te comentaba sería bueno, igualmente, no quedarse ahí e intentar ir un poco más allá con el único fin de tener una defensa lo más sólida posible.