Tener una marca registrada no es solo cuestión de tramitar la solicitud y cuidarse de ir renovándola cada diez años.
Desde que se obtiene el registro, la sombra de la caducidad de la marca estará sobre tu signo. Ninga está exenta de padecerlo.
La clave está en darle un uso adecuado y conforme a la Ley de Marcas. Por ello te indico cuáles son las 6 principales causas de caducidad de una marca en España para que te puedas andar con buen ojo.
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CUANDO LA MARCA NO SE RENUEVA
Cuando se registra una marca has de saber que la inscripción tiene una vida de diez años. Esta vida puede ser renovada por periodos sucesivos de otros diez años de forma indefinida.
Sin embargo, cuando la marca no es renovada en los plazos que establece la legislación (seis meses antes de la fecha de vencimiento o seis meses después con un recargo) se declarará la caducidad del signo.
Si esto llegase a ocurrir la marca quedaría totalmente disponible. Esto significa dos cosas:
- Que un tercero puede solicitar el registro de tu marca ya caducada y, por tanto, beneficiarse de tu trabajo anterior.
- Que puedes volver a promover el registro de tu marca ya caducada. Esta es una buena noticia dentro de lo malo. Aunque la OEPM declare la caducidad de la marca se entiende que cuando la registraste en su día se hizo de forma correcta por lo que podría volver a solicitarla. El problema es que perderías la antiguedad que ya tenías.
Ocho meses antes de que venza la marca, la OEPM se encarga de avisar de que dicho vencimiento está próximo. A partir de ese momento cuentas con un plazo de un año en total para renovar la marca. Con estos datos se entiende que es realmente difícil que una marca pueda caducar por dejadez de su titular.
Al igual que ocurre en cualquier área de una empresa y en aras de una mejor productividad es muy recomendable externalizar este tipo de gestiones.
De esta forma, tu marca está protegida y no tendrás que preocuparte ni de los plazos, ni de la solicitud de renovación, ni de interpretar la notificaciones de la OEPM, etc.
SI LA MARCA INDUCE A ERROR AL PÚBLICO
Esta causa de caducidad se refiere especialmente a la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios. Es decir, cuando una marca correctamente registrada tiene datos que no se corresponden con la realidad y pueden ser decisivos para que un usuario los adquiera será susceptible de declararse su caducidad por este motivo.
Una de las prohibiciones absolutas que establece la Ley de marcas se refiere a los signos engañosos. En esta ocasión la inducción a error se considera que ha devenido posterior al registro y, por tanto, se podría promover la caducidad de la marca.
CUANDO EL TITULAR DE LA MARCA RENUNCIA A ELLA
De entre todas las causas de caducidad de una marca, esta es la única que no supone ni trauma ni quebradero de cabeza.
Cuando uno es titular de una marca y por la razón que sea se quiere prescindir de ella debe renunciar a ella de forma expresa cumplimentando este formulario.
La renuncia implica firmar la sentencia de muerte de la marca con todo lo que ello implica. Normalmente se suele renunciar a la marca cuando se cesa un negocio y el signo carece de entidad o reconocimiento.
Si se diese el caso contrario; es decir, que la marca tuviera una cierta distinción lo aconsejable sería, en vez de renunciar sin más al signo, cederlo u otorgar licencias.
Yo soy más partidario de las licencias, ya que de esa forma puedes conseguir unos ingresos pasivos muy interesantes, mantener la propiedad de la marca a cambio de casi nada (solo hay que preocuparse de pagar la tasa de renovación cada diez años) y tener la posibilidad de reanudar el uso del signo si en algún momento lo considerases oportuno.
FALTA DE USO DE LA MARCA
Al registrar una marca es fácilmente deducible que es para darle un uso comercial. Sin embargo, distintas vicisitudes pueden dar lugar a que el signo no sea utilizado.
La Ley de Marcas establece obligación de utilizar la marca durante un periodo continuado de cinco años. Si transcurrido este tiempo no se hiciera un uso efectivo de la marca cualquier interesado en tu signo distintivo podría promover su caducidad para poder registrarlo como propio.
En este caso la caducidad debe ser solicitada ante los tribunales, y no ante la OEPM como ocurría en los situaciones anteriores.
Si se da el caso, no todo estará perdido, ya que si reanudas o inicias el uso de la marca pasados los cinco años a los que aludía pero antes de tener conocimiento de la demanda de caducidad ésta podría quedar sin efecto.
Lo habitual es que se registre la marca y después se empiece a plantear el negocio, lo cual puede llevar cierto tiempo. Mi consejo es registrar la marca cuando ya se tenga planeado el modelo de negocio, para evitar dilaciones que desemboquen en una caducidad.
CUANDO LA MARCA SE VULGARIZA
Cuando un signo adquiere tanta fuerza que termina convirtiéndose en la forma habitual de designar sus productos o servicios por el público en general se entiende que se ha vulgarizado.
Es una de las causas de caducidad de una marca menos habituales y la más curiosa de todas. Ésta afecta principalmente a marcas renombradas y el «culpable» de la caducidad es su propietario.
Para que te hagas una idea, este tipo de marcas podrían ser Coca Cola, Kleenex, Tampax o Donuts. Estas tienen en común que los consumidores designan a un determinado producto con el nombre de la marca más reconocida aunque sea una marca banca o de otra empresa.
La manera que tiene el titular de evitar la caducidad es una mezcla entre acciones judiciales y una exhaustiva vigilancia para evitar que este uso llegue a hacerse efectivo. No se trata de evitar que los usuarios designen un producto ajeno con el nombre de nuestra marca (esto es casi imposible), sino controlar el uso que la competencia puede llegar a hacer del mismo. Si esto no se controla y se llega a extender se podría promover la caducidad de la marca.
CÓMO SE HACE
La caducidad de una marca se solicita vía demanda ante los tribunales, para lo cual necesitarás de abogado y procurador.
Sin embargo, a partir del año 2023 esto cambiará sustancialmente. La manera ordinaria de activar un proceso de caduciadad será a través de una solcitud ante la OEPM en un procedimiento administrativo, que podría derivar en un contencioso administrativo.
La otra forma que existe es por medio de una demanda reconvencional. Es decir, si te demandan por estar violando los derechos de una marca ya registrada, pero resulta que este signo no está siendo utilizado, al tiempo que se contesta a la demanda podrás demandar tu pidiendo que se acuerde la caducidad de la marca que te está demandado. Es un recurso muy eficaz si se cumplen los requisitos.
Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!
