La cesión de una marca

Desde el momento en que se obtiene el registro de una marca se adquieren una serie de derechos de propiedad idénticos a los que se poseen con los ¡nmuebles. Uno de estos derechos es la cesión de la marca a un tercero. La transmisión del signo puede ser temporal o definitivo. En este post voy a tratar la cesión definitiva, ya que de la temporal o licencia ya hablé hace una semanas.

¿Qué es la cesión de una marca?

La cesión de una marca es la alternativa a la licencia de uso del signo. La transmisión implica que le propietario de la marca, quien la registró en su día, pierde su titularidad a cambio de un precio como contraprestación.

Desde un punto de vista más práctico hay que quedarse con la idea de que si se transmite una empresa se ceden también las marcas. Así lo regula expresamente a Ley de Marcas.

Uno de los casos típicos en los que se realiza esta práctica es cuando el propietario de un negocio de cierto éxito se jubila, decide dejar el negocio o fallece. En este último caso son sus herederos quienes ceden la marca y la empresa.  

Proceso de cesión

Una vez se decide ceder la marca y las partes llegan a un entendimiento empieza el proceso de transmisión. Este procedimiento tiene dos partes muy diferenciadas: La firma del contrato de cesión y la inscripción en el registro de marcas.

El contrato

La redacción del contrato es, como ocurre en todas las compra-ventas, el momento culminante. En principio se sobreentiende que existe una buena voluntad de las partes. Con esto quiero decir que en caso de que se omita algún extremo en el contrato posteriormente puede ser subsanado. 

El contrato debe contener una serie de cláusulas que sin ser obligatorias considero deberían suponer el contenido indispensable del acuerdo. Estos puntos se resumen de la siguiente forma:

• La cesión del pleno dominio y la titularidad de la marca y su ámbito territorial de uso. Si es una marca española se cede para su uso en todo el territorio nacional; si es una marca comunitaria, se transmite su uso para la Unión; etc. 
• Contraprestación económica.
• Compromiso por parte del cedente de no hacer la competencia al cesionario por un tiempo que ambas partes pactarán.
• No es obligatorio, pero sí recomendable que quede constancia del compromiso del cedente a informar sus antiguos proveedores del cambio de titular del negocio.
• Muy relacionado con lo anterior está el acuerdo de cesión de la lista de clientes.
• El cedente tiene que manifestar claramente que no existe ningún proceso judicial abierto en relación a la marca que se está cediendo.

Como decía, este debería ser el contenido mínimo del cuerpo del contrato de cesión de marca. No obstante, es perfectamente posible incluir otras cláusulas que las partes acuerden. Por ejemplo el sometimiento a los tribunales de un determinado lugar en caso de conflicto. 

La inscripción en el registro de marcas

Una vez que se firma el contrato de cesión hay que inscribir esta en el registro de marcas. Este trámite es bastante sencillo y a penas plantea dificultades.

Para empezar hay que completar el formulario que al efecto ofrece la OEPM. Este modelo no presenta ninguna complicación. tan solo hay que rellenar los datos de las partes y el correspondiente a la marca que se cede.

Lo importante, llegados a este punto, es aportar junto con el formulario los documentos que se indican. Estos documentos son:

• Una copia del contrato.
• Un certificado de transferencia. 
• Justificante de pago de la tasa.

Si todo está correcto la OEPM admitirá la solicitud y se procederá con el cambio de titular efectuando la correspondiente publicación ene l Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Como ves la gestión es muy sencilla y la inscripción, por lo general, suele ser un trámite bastante rápido.

Cesión parcial

La Ley de Marcas contempla la posibilidad de realizar la cesión de una marca de forma parcial. Es decir, de todos los productos y servicios para los que en su día se registró la marca, se puede ceder una parte de ellos. De esta forma su titular conserva la marca respecto unos determinados productos o servicios, pero cede el uso para otros. En este punto es el cesionario quien tiene que valorar sus intereses. 

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