6 cosas que debes saber sobre la licencia de uso de marca

Cuando registras una marca y esta posee cierta fuerza tienes la posibilidad de licenciarla. O sea, alquilarla. Sin embargo, otorgar una licencia con unas malas condiciones puede ser extremadamente perjudicial para ti. En esta entrada te cuento 6 cosas que debes saber sobre la licencia de uso de marca.

Antes de empezar es importante que sepas que otorgar una licencia de uso no es lo mismo que una cesión. Esto último es el equivalente a vender el signo distintivo, por lo que a la hora de negociar con la otra parte y hacer las gestiones pertinentes en el registro es clave que no te equivoques con la terminología, puesto que las consecuencia podrían ser incómodas.

Redacción del contrato

En el proceso de concesión de licencia de uso de marca la redacción de un buen contrato es vital. Este debe recoger todos las cláusulas que marcarán el devenir de la relación entre las partes. Concretamente se deben estipular, entre otras, las siguientes condiciones:

• Duración. Licenciante y licenciatario deben acordar por cuánto tiempo tendrá validez la licencia. Normalmente suele ser por años con posibiliad de prórroga. 

• Exclusividad. Determina si el licenciatario tiene un uso exclusivo o no sobre la marca. Si no se dice nada al respecto se entiende que la licencia es no exclusiva y el licenciante podrá conceder más licencias. Aunque la marca sea exclusiva, el licenciante podrá hacer uso de ella si se hubiera reservado ese derecho.    

• Ámbito de aplicación. La licencia de uso de marca puede ceñirse a una sola parte de España, a todo el ámbito nacional y si hablamos de una marca comunitaria o internacional podría rebasar nuestras fronteras. 

• Precio. Como en todo contrato que se precie hay que fijar un precio. Este será el que libremente acuerden las partes, pero vendrá determinado por la fuerza de la marca a licenciar y de los ingresos que le puede reportar al licenciatario. 

• Capacidad de sublicenciar. El licenciante puede sublicenciar la marca. Personalmente no soy muy partidario de ello, salvo que se regule en el contrato con pelos y señales las condiciones en que se podrá sublicenciar.

• Capacidad de cesión. Muy parecido a lo anterior. Si se acuerda que el licenciante puede ceder la marca a terceros hay que regularlo escrupulosamente para evitar dolores de cabeza.

Salvo pacto en contrario se entiende que la licencia no es exclusiva, se puede utilizar en el ámbito geográfico para el que fue registrada y por tiempo indefinido.

El contrato debe ser otorgado en documento público.

La licencia puede ser parcial

Debería ser una de las clausulas del contrato, pero he preferido tratarla a parte porque creo que tiene su importancia.

Como sabes, cuando registras una marca lo haces para una serie de productos y servicios que debes reflejar en una lista en la solicitud. En el momento de otorgar una licencia de uso de marca puedes licenciar la marca para todos los productos o servicios o solo para parte de ellos.

Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque la licencia sea exclusiva si es parcial podrás licenciar a otra persona o empresa aquellos productos o servicios no incluidos en la licencia ya otorgada.  

Hay que registrar la licencia de uso de marca

Una vez que tienes tu contrato perfectamente formalizado hay que presentar una solicitud de inscripción de la licencia en el Registro de la Marcas.

Para ello hay que cumplimentar el modelo 4004-L (aquí lo tienes). De esta forma quedará constancia de cara a terceros que existe de una licencia sobre tu marca.

Esta solicitud la puede presentar tanto el licenciante como el licenciatario.

Entre los documentos a presentar es esencial aportar una copia del contrato de licencia.  

¿Quién paga la tasa de registro?

Aunque no hay nada escrito al respecto, lo más habitual es que sea el licenciatario quien paga la tasa, pero la gestión de la inscripción registral la realice el licenciante, ya que la marca le pertenece y la anotación en el registro concierne a una propiedad suya.

La cuantía de la tasa es bastante asequible, por lo que no debería ser motivo de contienda entre las partes.

Acciones judiciales

En el caso de que tu relación con el licenciante se tuerza siempre existe la posibilidad de acudir a la vía judicial.

Existen muchas razones por las que se puede terminar en los tribunales. Las marcas confieren derechos de propiedad por lo que es posible realizar todas aquellas reclamaciones que se consideren.

La reclamación va dirigida a reparar el daño ocasionado por una de las partes y a solicitar una indemnización si procediera.

La licencia de uso no es una franquicia

Este dato es importante. Una licencia de uso de marca no es una franquicia. Ambos contratos son muy similares. La diferencia estriba en que la franquicia es mucho más rígida. 

Esta rigidez se traduce en que el franquiciado trabaja bajo las directrices del franquiciador. En la licencia se «alquila» la marca, en la franquicia un modeo de negocio.

Hay que tener en cuenta que los limites de la licencia. El licenciatario en ningún caso puede calcar tu modelo de negocio.

Como ves, entorno al contrato de licencia existen varias cuestiones que hay que considerar. Aunque, si me permites, te diré que donde hay que poner los cinco sentidos es en la redacción del contrato. 

Si te ha resultado útil este artículo compártelo. Si quieres recibir más información puedes suscribirte rellenado el formulario que tienes debajo.