Marcas descriptivas. Como defenderlas con éxito

En bastantes más ocaciones de las que nos gustaría, la OEPM deja en suspenso el registro de un signo cuando considera que se trata de una marca descriptiva. Es decir, se encuentra dentro de lo recogido en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas.

Lo que viene a decir este precepto es que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que

«Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios«

Si esto llega a ocurrir, tendrás un periodo de un mes para contestar al suspenso.

En este punto, y según los casos, tendrás dos posibles alternativas (o incluso puedes emplear las dos simultáneamente) para contestar al suspenso.

EXPONER POR QUÉ TU MARCA NO ES DESCRIPTIVA

Así de «sencillo».

Si consideras que tu marca, por las razones que sean, no tiene esta característica tendrás que hacérselo ver al examinador de marcas utilizando todos los argumentos y explicaciones que consideres opurtunos, así como las referencias jurisprudenciales en que puedas basar tus postulados.

TU MARCA HA ADQUIRIDO DISTINTIVIDAD POR EL USO

El epígrafe dos del artículo cinco establece una excepción a la prohición absoluta que nos ocupa.

«No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo«.

Si antes de presentar la solicitud de registro de marca ya estuviste haciendo un uso frecuente del signo y este adquirió una cierta distintividad, podrás alegar esto en tu defensa. A parte, tendrás que aportar pruebas de uso de la marca que justifiquen que, efectivamente, se ha hecho una utilización del signo.

Esta segunda modalidad de medio de defensa, en mi opinión, es la que ofrece más garantías de éxito si tienes las pruebas oportunas, en tanto en cuanto, viene recogida expresamente en la ley.

Como decía antes, estas dos maneras de defender tu marca no son excluyentes la una de la otra, sino que puedes emplear ambas en un mismo escrito de alegaciones.

25 febrero, 2019

Después de la lluvia de propuestas de otros abogados, decidí contratar los servicios de José Luis. Quedé muy contento por su gran profesionalidad en el proceso y por la buena gestión realizada. Solo puedo darle las gracias por su buen trabajo y por la victoria conseguida. ¡Driveteam sigue adelante!

28 enero, 2019

A última hora necesité de alguien para contestar a una oposición y José Luis me atendió con todas las facilidades y máxima profesionalidad haciendo el trabajo de una forma rápida, efectiva y ganando el caso de concesión de marca. Lo recomendaría siempre.

24 octubre, 2018

Contacté con José Luis para responder a las oposiciones contra mi marca. No solo es por el resultado favorable si no por la profesionalidad y rapidez con la que gestionó todo el proceso y la claridad que me mantenía informado. Un profesional en el que confiar.

13 agosto, 2018

Estoy contento de haber encontrado a Jose Luis, un experto en esta materia. Llevaba casi dos años sin poder registrar mi marca hasta que, por fin, gracias a él he conseguido mi marca comercial. ¡Qué alegría! 

7 mayo, 2018

En todo momento fue rápido, conciso y sin letra pequeña. Tramitó la respuesta a las oposiciones contra mi marca con un resultado favorable. Sin duda un gran profesional.

19 abril, 2018

Dos decisiones tomé bien cuando me surgieron problemas con mi marca y busqué por Linkedin un profesional basándome en su perfil para encomendarle la tarea. José Luis logró la concesión total de mi marca, Toroida, frente al Grupo Osborne que se opuso. Y por otro lado, consiguió que la empresa OKAÏDI Spain, S.A, retirase del mercado unas pulseras similares a las patentadas por nosotros.

19 abril, 2018

Contacté con José Luis porque tuve un problema al solicitar mi marca. Por su web y blog me pareció que era alguien en quien se podía confiar. Desde el principio me transmitió una gran profesionalidad resolviendo perfectamente el problema. Fue muy rápido y tuve la sensación de estar en buenas manos. No dudes en contactar con él. Te lo recomiendo.

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